Catálogo de la Colección "Derecho, Economía y Sociedad" Sitio Oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Regulación jurídica de las biotecnologías

Curso dictado por la Dra. Teodora Zamudio

Equipo de docencia e investigación UBA~Derecho

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 Glosario

Sistemas de protección de las obtenciones vegetales


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Por Teodora Zamudio

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Campo de aplicación y campo de protección.

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Extensión de la protección.

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Trascendencia de las diferencias en las condiciones de forma.

 

 

Campo de aplicación y campo de protección.

En el derecho de patentes, el campo de aplicación se limita al conjunto de invenciones teóricamente patentables, lo que se produce, por un criterio general del patentamiento (en ciertas condiciones) adecuado a ciertas excepciones. El campo de protección in-concreto depende del contenido y de la extensión de las reivindicaciones del demandante, que pueden ser muy extensas. Se volverá sobre el tema más adelante.

En el derecho de las obtenciones vegetales, el campo de aplicación depende en cada Estado del contenido de la lista de especies protegibles -cuando las haya-, que determina concretamente las especies que son protegibles, dejando sólo a elección del fito-mejorador la variedad a proteger. Es el legislador el que fija la extensión de la protección, es decir lo que éste entiende que es variedad vegetal: según el artículo 5°, inciso 1) de la Convención de la U.P.O.V.. Se trata también de partes de plantas normalmente comercializadas con otros fines diversos de la multiplicación, si son utilizadas como tales para la producción de plantas de ornamento o flores cortadas.  Conforme el artículo 5°, inciso 4, cada Estado puede extender la protección hasta los productos comercializables.

El campo de protección del derecho de las obtenciones vegetales es técnicamente diferente y más restringido que el del derecho de patentes: trata una variedad vegetal una vez que fue calificada de tal y por lo tanto individualizada, es decir un objeto ya concreto (un “prototipo”), y sus “copias”, en el campo del patentamiento podemos proteger entidades más amplias o restringidas -recuérdese  los estadios taxonómicos de la sistemática biológica- e inclusive los procedimientos: su contenido concreto es virtualmente ilimitado.

Esto concuerda con la constatación de que el derecho de obtenciones vegetales no exige necesariamente una invención, sino que permite obtener la protección para una variedad descubierta (ver el artículo 6°, inciso 1 a): “cualquiera sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que le ha dado nacimiento...”).            Finalmente si las condiciones de fondo están más adaptadas a la materia en el derecho de obtenciones vegetales, ellas son mucho más estrictas y exigentes en el derecho de patentes.

Tomando como base a las convenciones U.P.O.V., de la Patente Europea (CEP) y las leyes argentinas 24.481 y 20.247, se puede resumir la comparación de los campos de protección en el siguiente esquema:

Cuadro1Sistemas de protección. Campo de protección.

U.P.O.V.

C.E.P.

LEY 24.481

LEY 20.247

Todos los vegetales determinados como variedades

Sujetas al registro de variedades protegibles

Todos lo vegetales, a condición de que no sean reivindicados bajo la forma de variedad.

Ninguna planta.

La prohibición sobre el reino no excluye material  vegetal como tejidos o células.

Todas las variedades (no existen listas de variedades admitidas)

Ningún procedimiento

Todos los procedimientos, salvo los esencialmente biológicos.

Todos los procedimientos, salvo los esencialmente biológicos y los genéticos que conduzcan a la replicación natural.

Ningún procedimiento

Fuente: Zamudio, Teodora Protección jurídica de las creaciones fitogenéticas, en Lecciones y Ensayos. N° 59. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1994, pág. 125.

Los campos de aplicación (y de protección) de los dos sistemas de protección tienen distinto contenido, pero no son mutuamente excluyentes: el del derecho de las obtenciones vegetales es cubierto, en principio, por aquél del derecho de patentes. Si el primero no es concurrente con el segundo, éste permite al fito-mejorador elegir el sistema de protección, pero no se debe olvidar que el derecho de patentes -que utiliza puntos de vista y técnicas diferentes y más amplias- podría entrar en conflicto con el sistema más específico sobre aquellos puntos en que están en contacto.

De esta forma, el mismo vegetal puede ser protegido como variedad y patentado como parte de un conjunto más grande o más pequeño, no teniendo todas sino algunas de las características de la variedad (lo que podría suceder en el caso de patentes sobre ciertos tipos de genes). Esta cuestión será profundizada respecto a la extensión de la protección.

Por otro lado si se respeta la disposición de la U.P.O.V. sobre el no-otorgamiento de dos títulos de protección para un mismo género o especie botánica si se encuentra dada la posibilidad de elegir entre un título particular y una patente, el “derecho del fito-mejorador previsto por la Convención” (es decir sobre una variedad vegetal, como tal) no es otorgado más que una vez para evitar la doble protección. Pero ello no impide que el mismo vegetal pueda ser abarcado por dos títulos de protección con distinto contenido y eventualmente provoque conflictos si esos títulos tienen distintos titulares.

Conforme el artículo 2°, inciso 1) de la Convención U.P.O.V.: “Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto en el presente Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente; no obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica”. (de la versión oficial en castellano).

El sentido de esta disposición está lejos de ser claro, y aún el análisis de los trabajos preparatorios permite únicamente concluir que se ha deseado excluir la protección simultánea por dos títulos para un mismo género o especie botánica, sin que sean claras las razones, además de la simplificación del sistema jurídico, en las que se basa.

Las dificultades de interpretación giran alrededor del sentido del término “patente”: conforme la primera frase, se trata de una patente adaptada, equivalente al derecho o al certificado de obtención vegetal que conferiría los mismos derechos al fito-mejorador que los previstos por la Convención en su artículo 5° (aplicando las condiciones de protección estipuladas en el artículo 6°, exclusivamente). Cada Estado tiene la opción entre estas dos formas de títulos jurídicamente equivalentes para cada género o especie botánica.

La segunda frase, parece referirse a la patente general: ella habría sido agregada para permitir a los Estados, que ya protegían a las plantas por la patente general, y que querían introducir el sistema U.P.O.V. con un título de protección particular[1], para disponer de dos formas de protección simultáneas durante un período de transición, pero no para un mismo género o especie botánica.

La expresión “las diferentes formas mencionadas” no esclarece el término patente: se trató de facilitar especialmente el acceso del Japón (que permitía obtener teóricamente patentes generales para plantas) y de los Estados Unidos (donde una doble protección era aceptada para las gramíneas de multiplicación sexuada -Plant Patent Act-).

 Se debería concluir que toda forma de protección para un mismo género o especie botánica debe ser considerada como incompatible con el artículo 2°, inciso 1) de la Convención U.P.O.V.  Pero esta disposición no es posible más que aplicándola a un mismo objeto material (diferentes formas de protección pueden coexistir si no se refieren al mismo objeto) y si las diferentes formas de protección tienen el mismo campo de aplicación (lo que permite patentar variedades no establecidas en las listas nacionales y todo aquel material vegetal que no responde a la noción de variedad). Esta disposición no prohíbe una doble protección complementaria ni la elección entre dos sistemas de protección.

Los problemas mencionados con anterioridad, se encuentran también, en Estados Unidos[2] donde coexisten tres sistemas de protección, con campos de aplicación al reino vegetal y condiciones de fondo variables[3].

La delimitación entre la Plant Patent Act, la Plant Variety Protection Act de 1987 y el Derecho General de Patentes, no es totalmente clara y coexiste también la cuestión relativa a la doble protección. Así,

la Plant Patent Act -35US Code, section 161- establece su campo de aplicación sobre las variedades de plantas de reproducción asexuada (salvo por tubérculos), comprendiendo esporas, mutantes e híbridos cultivados, dejando fuera a las bacterias, los cultivos de tejidos y las plantas en estado salvaje. Sus condiciones de protección son: novedad, carácter distintivo y la no-evidencia.

la Plant Variety Protection Act (1987) tiene aplicación sobre las variedades de plantas de reproducción sexuada, menos los hongos y las bacterias, y los híbridos de primera generación. Sus condiciones para la protección son: novedad, carácter distintivo, uniformidad y estabilidad.

la Patent Act -35 US Code, section 101- se aplica a todo el reino vegetal, salvo productos de la naturaleza, siendo sus condiciones para el otorgamiento de la protección la novedad, la utilidad y la no-evidencia. 

Extensión de la protección.

Los problemas analizados hasta ahora han tratado de la obtención de la protección. Ahora bien, lo que interesa aquí es -una vez elegido una patente o un DOV- cuál es la extensión de la protección que otorga un título jurídico. De qué derechos subjetivos se dispone, a qué objeto están referidos.

Se debe distinguir la extensión jurídica y la extensión material de la protección:

la extensión jurídica determina los derechos exclusivos que son atribuidos al titular de la protección (que es el aquel que permite prohibir a los terceros actuar sin su consentimiento);
la extensión material precisa las prerrogativas que reporta concretamente la protección dentro de la realidad en función del objeto protegido.

Dadas las diferencias fundamentales entre los derechos de obtención vegetal y de patentes, se examinará sucesivamente los aspectos específicos de sendas formas de protección antes de proceder a una comparación.

A.- En el sistema de los derechos sobre las obtenciones vegetales (DOV).     

En un examen de la extensión de la protección de los derechos de obtención vegetal (DOV), no se tendrá en cuenta los siguientes elementos -que desbordan el marco de este estudio-, no obstante la importancia práctica de estos no debe ser subestimada:

las reglas relativas a la denominación varietal y/o el derecho de marcas relativas a las variedades;

las reglamentaciones públicas relativas a la certificación. la difusión, etc. de las variedades. Vale la pena remarcar que el artículo 9º de la Convención de la U.P.O.V., esto es: el libre ejercicio del derecho de exclusividad acordada al fito-mejorador, no puede ser limitado más que por razones de interés público: dado que esta limitación intenta asegurar la difusión de la variedad, el Estado interesado debe tomar todas las medidas necesarias para que el fito-mejorador reciba una remuneración equitativa;

las limitaciones resultantes del derecho de la competencia;

las reglas relativas a una protección internacional.

Estos diferentes aspectos pueden reforzar o restringir la protección derivada de los DOV.

La extensión de la protección conferida por la Convención de la U.P.O.V. puede ser presentada globalmente como se sintetiza en el siguiente cuadro:

Cuadro2 Régimen de protección U. P. O. V.

MATERIA

Actos prohibidos a 3eros.

Actos no prohibidos a 3eros.

Material de reproducción o de multiplicación vegetativa (comprendiendo las plantas enteras)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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la producción con fines comerciales;

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la puesta en comercio;

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la comercialización, del material de reproducción o de multiplicación vegetativo (art. 5°, párr. 1);

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la utilización como fuente inicial de una variedad con vista a la creación de otras variedades, si es necesario del empleo reiterado y permanente para la comercialización de las nuevas variedades (art. 5°, párr. 3)

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estos mismos actos aplicados a los productos importados

 

 

 

todos los demás, v.gr.:

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la producción con fines particulares (incluso de modo reiterado), de consumo, de transformación, y las ventas que lleven los mismos fines;

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la reventa ocasional del material en tanto tal, obtenido a partir de material adquirido legalmente;

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la cesión a título gratuito;

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la utilización con fines de investigación;

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la utilización con vista a la obtención de otras variedades y la comercialización de las mismas, sin necesidad del empleo permanente de la variedad original, protegida;

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estos mismos actos aplicados a los productos importados.

Plantas ornamentales y partes de estas plantas, utilizables como material de multiplicación

todos los actos citados hasta aquí, si son llevados a cabo para uso comercial (art. 5°, párr. 20)

los mismos actos arriba indicados.

 

 

Otros productos finales (v.gr., frutos, flores), plantas enteras reproducidas por semillas o partes de ellas, material de reproducción o multiplicación vegetativa no usado como tal, sustancias extraídas de plantas

ninguno (los Estados miembros pueden, para ciertos géneros o especies botánicas, acordar derechos que no se extiendan sino hasta la comercialización (art. 5°, párr. 4). (vrg. La ley francesa para las rosas y los “ojitos”)

todos, sin disposición especial (los Estados pueden disponer protecciones específicas, v.gr. Gran Bretaña y Estados Unidos para la importación de flores)

 

Fuente: Zamudio, Teodora Protección jurídica de las creaciones fitogenéticas, en Lecciones y Ensayos. N° 59. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1994, pág. 125.

La duración de la protección -en el marco de la Convención de la U.P.O.V.- es por lo menos de quince años, a contar del otorgamiento del título de protección (18 años para las vides árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, y comprende sus plantas injertadas, artículo  8º de la Convención de la U.P.O.V.[4]).

La extensión jurídica y la extensión material no pueden ser separadas claramente pues los derechos son adaptados al objeto particular a los que ellos se aplican, y como este último es siempre una variedad vegetal concreta, la extensión material depende del sentido dado a los conceptos jurídicos utilizados.

La protección está sometida desde el principio a una doble limitación en función de la finalidad:

del objeto de protección: él debe servir como material de reproducción o multiplicación vegetativa,
los actos implicados en este objeto: que deberán estar referidos a una actividad comercial (profesional).

Esto tiene por efecto hacer sacar del campo de protección todas las actividades puramente privadas y el sector de consumo, limitando el impacto de la protección al nivel de la producción “industrial”(v.gr.,  los ejemplos dados sobre el cuadro global).

Como en los otros derechos de la propiedad industrial, los derechos del fito-mejorador importan para la puesta en circulación lícita del objeto protegido. Pero este empalme de derechos no se aplican más que al objeto concreto puesto en circulación que puede ser utilizado libremente (v.gr. ser revendido), y no significa la pérdida de derechos en cuanto objetos idénticos o equivalentes al puesto en circulación, si se reúnen las condiciones de protección.

Así, en el caso de las especies, los derechos de exclusividad permanecen en vigor no solamente frente al material de reproducción o multiplicación de una variedad que presenta las mismas características, sino frente a la variedad protegida y obtenida de manera independiente (la “falsificación”, podría configurar un caso), igualmente frente al material obtenido a partir del material puesto en circulación que presente las características iniciales (la protección no juega para una variedad a partir de la cual se obtenga una nueva), por lo tanto, en ambos casos, se considera que un tercero efectúa en su beneficio actos que le están prohibidos.

Los derechos se refieren al material de reproducción o multiplicación vegetativa de una variedad e idealmente, todo aquello que puede cumplir tal función: así, la Convención extiende la noción expresamente a la planta entera, utilizada para la multiplicación vegetativa, y a las plantas ornamentales y a las partes de ellas utilizadas con otros fines que no involucren la multiplicación[5].           

Finalmente, la Convención no ofrece protección para los otros productos vegetales comercializables: sea porque no se trata sobre el material de reproducción o multiplicación vegetativa (v.gr., los frutos), sea porque pudiera ser utilizado después de su descomposición en células o tejidos, mientras no lo fueran con la finalidad de reproducción (v.gr., las hojas de tabaco, las uvas, las cañas), y las flores (multiplicadas en el extranjero e importadas, actos que no están prohibidos por el artículo 5º, párrafo 1 y 2 (no obstante, algunas legislaciones contemplan el supuesto específico en sus normas nacionales: la protección británica y americana en estos casos).

El sistema de los DOV no recepta reivindicaciones porque la protección es acordada para una variedad concreta. Ello no significa que la protección sea limitada a la/s planta/s (o partes de ellas) depositada/s, provenientes concretamente del fito-mejorador (o de un licenciatario), donde sólamente la falsificación pura y simple sería prohibida (a la que se asimilan el ejercicio de los actos prohibidos). La definición abstracta del concepto de “variedad” hace que haya falsificación incluso si una variedad protegida ha sido obtenida de forma independiente (sino sería siempre posible pretender que se ha obtenido la “nueva” variedad en forma independiente).

Tal situación de identidad será rara pues habrá siempre ciertas diferencias. Como por otro lado las variedades protegidas pueden ser utilizadas libremente para la obtención de nuevas variedades salvo en el caso de los híbridos, ¿cuál es el grado de similitud/diferencia que permite hablar de falsificación?. El sistema de los DOV no recepta la doctrina de los equivalentes del derecho de patentes, y por otro lado el fito-mejorador no está obligado a revelar cómo ha obtenido su variedad, ella puede ser un evento (mutación espontánea) ocurrido a una variedad protegida. Sería lógico aplicar los mismos criterios como para la apreciación del carácter distintivo de una nueva variedad para la cual se solicita un DOV. Pero como las diferencias mínimas exigidas y la importancia de los caracteres tomados en cuenta no son excesivos, la protección no se extiende más allá de los caracteres descriptos como homogéneos y estables de la variedad (estos dos caracteres exigen cierto margen de tolerancia) que pueden diferir según el medio exterior. La descripción muy sumaria de la variedad no permite incluso a un tercero verificar si ha falsificado una variedad. 

B.- En el sistema del derecho de patentes.

En materia vegetal, la “patente de plantas” ha provocado tradicionalmente dos problemas esenciales en lo que concierne a la extensión de su protección:

¿la patente cubre todas las generaciones sucesivas de la planta o solamente la primera?, y

¿cómo tener en cuenta la variabilidad genética del objeto de la protección, y contemplar la degeneración modificadora de su identidad?.

La solución al segundo problema ha sido encontrada limitando la protección de las plantas a su reproducción asexuada (Estados Unidos), y por el concepto de variedad. Cuando se desee una patente sobre un vegetal en tanto tal, se deberá igualmente recurrir a esta noción de variedad (lo que implica una adaptación de las condiciones de protección).

El primer problema fue tratado por la teoría del agotamiento de los derechos sobre el objeto de la patente una vez que él ha sido lícitamente puesto en el comercio: esta extinción era lógica y no hacía peligrar los objetos inertes que debían ser fabricados pieza a pieza para poder ser copiados. Ahora bien, los organismos pueden ser reproducidos o copiados de tal forma que su utilización a estos fines (en principio libres) equivalga a un acto de producción (prohibido).

Este obstáculo podría ser superado de hecho con la reivindicación del material de reproducción o multiplicación de una variedad (entidad abstracta). Considerando la variedad y no la planta individualmente, se podría -como para los DOV- aplicar los mismos conceptos respecto de la extinción de los derechos sobre la primera generación, manteniéndose legítimamente los derechos sobre el material de reproducción o multiplicación de generaciones ulteriores, que presentaran las características de la variedad y su utilización  para la producción de la variedad protegida.

Así, las secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleico) patentados y vendidos, v.gr.  un plásmido. Se entiende que su destino es que sean introducidos dentro de las células y que se repliquen. Pero no está permitido clonar su vector con vista a su reventa. Es en todos los casos la (re)producción o multiplicación del organismo cedido lo que hace renacer los derechos de la patente sobre lo que resulte del proceso de fabricación y que corresponda a la definición del objeto patentado.

Se podría plantear la cuestión de en qué medida este razonamiento es válido para las entidades de clasificación superior en los vegetales (estas últimos no son patentables más que en algunos países y para las especies no protegibles por DOV)[6].

En resumen, dentro de qué medida existe una situación de dependencia de la patente cuando un organismo ha sido obtenido a partir de otro (patentado). ¿Habría o no-falsificación si la modificación subsiguiente no reúne las condiciones de patentabilidad?.

En caso que la patente versara sobre las características o genes no específicos de una variedad vegetal, la protección se extiende a todas las plantas que presenten tales características no en su totalidad, sino únicamente en ciertos aspectos. No se trata, pues de una protección per se sobre la planta, sino sobre ciertos rasgos de la misma, y la protección no juega si en la utilización de estas plantas (v.gr., extracción de sustancias) los rasgos en cuestión (v.gr., color particular, resistencia a los herbicidas, etc.) no juegan rol alguno. Si estas plantas son utilizadas como materia prima para la obtención de nuevas variedades, en ellas los rasgos característicos de la variedad inicial serán mantenidos. Ahora bien para no constituir una falsificación, los “nuevos ejemplares” deben tener rasgos distintos de los de las plantas iniciales. Se deberá, entonces, admitir una situación de dependencia por un tiempo[7] (el de vigencia del título) debido a que las nuevas variedades no son creadas abstractamente sino a partir de las ya existentes.

Se debe, asimismo, tener en cuenta el concepto de “cultivo derivado”: se trata de todo cultivo que presenta aún las características del cultivo depositado, esenciales para la puesta en marcha de la invención. Un cultivo derivado puede ser depositado a los fines del patentamiento, que será por lo tanto una patente dependiente, lo que se corresponde con lo dicho anteriormente. Ahora, se podría plantear si tal situación de dependencia subsiste cuando un inventor introduce una nueva característica junto a las iniciales ya existentes, importante para la puesta en marcha de su invención[8].

Dada la imposibilidad, en algunos países, de obtener patentes para las variedades vegetales en tanto tales, la posibilidad de patentar el procedimiento de obtención de una variedad vegetal -o unidades vegetales parciales (v.gr., tejidos, células)- recobra actualidad en materia vegetal (y podría ser incluso en materia animal).

La primera cuestión en esta materia versa sobre el concepto de “producto directo” de un proceso patentable; ¿se trata únicamente de la (sola) planta obtenida o modificada, o también de todas las otras plantas obtenidas después de la reproducción o multiplicación, pudiendo constituir con la primera una variedad?. En términos más tradicionales: la protección acordada al producto directo del proceso se extiende hasta la primera generación. La respuesta depende de que se considere, o no se considere, la reproducción o multiplicación como formando parte del proceso de obtención o modificación.

Según algunos, el segundo procedimiento biológico rompe la línea directa de las plantas que resulten con el proceso de obtención o modificación; estas plantas podrán entonces eventualmente ser protegidas per se en tanto que son una variedad, lo que evitaría los conflictos entre patentes de procedimiento y los DOV o las eventuales patentes de producto.

Otros arguyen en favor de cierta forma de protección indirecta sin limitación a la primera generación: de hecho, el procedimiento de obtención no tiene sentido si no es seguido de una multiplicación, los dos forman un conjunto en dos etapas que, incluso si la segunda no fuese protegible en tanto tal, puede ser reivindicada en tanto una unidad. Si la primera etapa es de naturaleza técnica, la segunda no debería implicar un procedimiento esencialmente biológico no patentable.

De hecho, las dos opiniones no se contradicen, sino que indican que la dificultad puede ser encuadrada a través de reivindicaciones adecuadas. Lo que resta saber -para la C.E.P. y la ley argentina 24.481[9]- es si no se contraviene la exclusión a la patentabilidad de las variedades vegetales pues esta exclusión no está expresamente limitada a las patentes de productos, y cómo reglar los conflictos eventuales entre los distintos títulos de protección[10].

Este género de reivindicaciones podría motivar problemas desde otros puntos de vista: v.gr., ¿no tendría importancia saber que la primera etapa no será de hecho utilizada, sino que se adjunta sólamente a los efectos de la causa?. Por otro lado, ¿cómo garantizar que todas las plantas resultantes del procedimiento son (razonablemente) idénticas, sino se lleva a cabo la reedición del proceso de obtención sino sólo una operación de multiplicación?.

Los campos de aplicación de los dos sistemas son en principio, mutuamente excluyentes, pero complementarios, de modo que existen conexiones en el ámbito de la extensión de la protección, que hacen desembocar en situaciones de conflicto que responderían a los cuestionamientos de los sectores industriales que creen que la protección de los DOV es insuficiente por comparación con las patentes sobre dos puntos de vista:

“El privilegio del agricultor”, que permite utilizar el material de reproducción o de multiplicación con fines privados (por ejemplo, producir semillas para la producción de cosechas en la misma finca), a lo que se puede agregar la falta general de protección del producto final; pero la supresión de la exención en favor de los agricultores tendr5ía una importancia limitada, debido a la utilización creciente de híbridos que forman una barrera biológica para la reutilización de las semillas.

Y, sobretodo, “la exención del investigador”, esto es: la libre utilización de las variedades protegidas para la obtención de nuevas variedades: de este modo, luego de haberse introducido una variación notable en una planta (v.gr., el gen necesario para la fijación del nitrógeno), cualquiera podría apropiarse el resultado modificando la variedad, lo que es inaceptable para los medios industriales debido a las inversiones necesarias para ese trabajo de mejoramiento. Más no se debe olvidar que aquellos que reclaman una protección por patentes parten de variedades existentes también, aún si ellas están protegidas por DOV. Una protección amplia por patentes podría ser un arma de doble filo, porque podría llevar al sector entero a una situación de múltiples dependencias, debido a que los trabajos de mejoramiento parten de un número relativamente limitado de líneas intervinientes.

Por otro lado, se podría preguntar si la patentabilidad de las variedades es importante teniendo en cuenta el patentamiento de los genes y la protección que de ello deriva, que prohibe la utilización del gen, al menos en lo concerniente al aspecto para lo cual la protección fue acordada.

¿Se pueden patentar los genes o las características particulares de las plantas?; ¿Qué ocurriría si un gen patentado es introducido en una variedad protegida por un DOV, o si una variedad nueva es obtenida a partir de una planta que contiene un gen patentado?. Las posiciones actuales desean la abolición de los derechos anexos a una patente cuando se esté frente a un material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida por la preeminencia absoluta de la patente, por lo que toda utilización del gen constituiría una falsificación.

Las células vegetales, son consideradas -en la práctica europea y estadounidense- como patentables: ¿qué ocurriría si se tratara de células regenerables de una planta que pertenezcan a una variedad protegida por un DOV?; ¿no constituirían parte del material de multiplicación cubierto por los DOV?.

Las plantas enteras y sus partes (tejidos, células, etc.) pueden ser el producto directo de un procedimiento no esencialmente biológico de obtención o de un procedimiento microbiológico patentado y por lo tanto, también cubiertos por las patentes: ¿Qué ocurriría si estas plantas formasen parte de una variedad protegida por un DOV?. La obtención o la producción de una variedad protegida por un DOV no sería posible sino sobre la base de un procedimiento patentable.

Es difícil apreciar el carácter real o probable de estas situaciones: la materia viviente es tan variable y la extensión material de protección bastante estrecha para que se puedan evitar los conflictos. Por el contrario, el hecho de partir de variedades concretas existentes que no son muy numerosas (por ejemplo, nadie se esforzará por introducir un gen de resistencia en una variedad poco activa) lo que aumenta el conflicto[11]. Estos temas serán abordados en el siguiente capítulo.

En fin, la concesión y el ejercicio de los títulos de protección han sido influidos por las particularidades de los sistemas de protección, los que no son específicos a la materia aquí abordada, pero que los afectan de una manera especialmente aguda, v.gr., registros de marcas, “períodos de gracia” (entre la divulgación y la solicitud, conservando la “novedad”), que algunos países como Estados Unidos, Japón y Canadá reconocen, frente a los países europeos, que no lo hacen[12].

A este respecto, la Convención de la U.P.O.V. importó una uniformación importante, en el ámbito internacional, en materia de protección de obtenciones vegetales, aunque es posible que existan divergencias en la apreciación de las condiciones de protección o también, que existan divergencias en las legislaciones autorizadas por la Convención que brindan un modelo de protección mínimo, o bien que no todos los Estados industrializados sean miembros de la U.P.O.V.[13].

Cuadro3 Sistemas de protección. Comparación.

Característica

U. P. O. V.

Patente de Invención

finalidad del sistema

Favorecer la puesta a disposición del público del material de una variedad vegetal  nueva

Favorecer la divulgación y explotación industrial de una enseñanza técnica (invención)

objeto de la protección

Una variedad vegetal, entendida como un resultado efectivamente obtenido (que debe ser presentado). No se protegen procedimientos.

Una invención, entendida como una solución técnica a un problema técnico. Puede ser un producto o un procedimiento (inclusive aplicaciones o usos)

requisitos de protección

Novedad comercial (universal); período de gracia de 1 año (comercialización en el país) ó 4 (6) años (comercialización en el extranjero).

Distinción (universal)

Homogeneidad (o Uniformidad)

Estabilidad

Denominación de la variedad (destinada a ser el nombre genérico de la variedad)

 

 

Novedad universal (en función del estado de la técnica) (en algunos países con período de gracia)

Nivel inventivo o actividad inventiva (la invención no debe ser obvia o evidente)

Aplicabilidad industrial (o utilidad)

Divulgación (descripción) suficiente para que una persona versada en la materia pueda comprender y ejecutar la invención. La divulgación comprende el depósito del material biológico, si fuere necesario.

definición del derecho exclusivo

El derecho del obtentor está delimitado a la totalidad de la variedad tal como está descripta y caracterizada. En caso de duda se recurre al material de la variedad conservado por la autoridad.

El derecho del titular de la patente está delimitado por las reivindicaciones contenidas en la patente. Las reivindicaciones son libremente formuladas por el solicitante de la patente y controladas por la autoridad. La descripción y los dibujos pueden usarse para interpretar las reivindicaciones.

alcance del derecho exclusivo

(sin perjuicio de lo ya expuesto en el cuadro anterior)

Derecho de impedir a terceros realizar actos de explotación respecto:

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al material de reproducción o multiplicación de la variedad,

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a productos de la cosecha que se hubiese obtenido mediante el uso no autorizado del material protegido

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sean esencialmente variedades derivadas de la protegida,

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no sean claramente distintas

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o fuera necesario el uso reiterado y permanente de la variedad protegida

Derecho a impedir a terceros realizar actos de explotación respecto:

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al producto reivindicado,

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al procedimiento reivindicado,

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a un producto obtenido directamente del procedimiento reivindicado,

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a ofrecer en comercio un elemento esencial de la invención, destinado a poner en práctica la invención.

La protección abarca no sólo lo reivindicado estrictamente, sino también los resultados equivalentes a los reivindicados

limitaciones al derecho exclusivo

El derecho del obtentor no permite impedir:

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actos realización en el ámbito privado y con fines no comerciales

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actos realizados a título experimental

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actos realizados a los fines de crear nuevas variedades

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actos realizados respecto del material puesto lícitamente en comercio

La patente de invención no permite impedir:

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actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales

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actos realizados a título experimental,

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actos realizados con fines académicos o de enseñanza

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actos realizados por un usuario anterior

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actos de formulación de medicamentos para casos particulares.

duración del derecho

Mínimo 20 años desde la concesión del derecho. 25 años para árboles y vides.

Generalmente, 20 años desde la presentación de la solicitud. 

divulgación y acceso al objeto de protección

La descripción de la variedad requerida para el otorgamiento no es suficiente para la replicabilidad de la variedad (sólo tiene por finalidad la identificación).

El material entregado no está a disposición del público. Ésta sólo se logra cuando el titular pone en comercio la variedad.

La descripción debe ser suficiente para la replicabilidad de la invención. Cuando fuese necesario se debe depositar una muestra.

Puede accederse a ambas (descripción y muestra) desde la publicación de la solicitud o de la patente, según el caso 

Fuente: OMPI/SELA/BIOT/CCS/94/4. Formas de Protección Legal de las Innovaciones Biotecnológicas

 

DOV y Patentes: trascendencia de las diferencias en las condiciones de forma.

Como se puede apreciar, las condiciones de forma traducen bien las concepciones diferentes de los dos sistemas de protección.

Frente a los mismos problemas técnico-jurídicos, se han elegido dos vías distintas, donde la de DOV aparece necesariamente mejor adaptada a la especificidad de la materia viviente, lo que se encuentra embrionariamente en el derecho de patentes a través del sistema de depósito obligatorio para satisfacer la condición de la divulgación suficiente, pero donde el examen se limita a un control de la viabilidad.

Se debe remarcar que las condiciones de forma menos pesadas del sistema de DOV se justifican sólo por la especificidad del objeto protegido (no de los procedimientos, sólo de los “productos” reproducibles con homogeneidad y estabilidad) y por una extensión de la protección adaptada a estas circunstancias particulares.

No obstante, la irrupción y consolidación y avance de las biotecnologías en el campo vegetal (aún de microorganismos introyectables o introyectados en vegetales) vuelve a causar problemas en un campo que parecía haber hallado respuestas legales a las características biológicas.

 

 


NOTAS:

[1] El artículo 37 inciso 1) establecía que no obstante las disposiciones del artículo 2° inciso1), que todo Estado que se adhiriera y que antes del 31 de Octubre de 1979, previese la protección bajo alguna de las formas mencionadas en el artículo 2° inciso 1) para un mismo género o misma especie podía continuar previéndolo previa modificación y la reforma de 1991 amplió el plazo para el acatamiento nacional de los próximos adherentes.

[2] En el caso “Hibberd, Kenneth A., Anderson, Paul C. & Parker, Melanie”, fallo de la Corte de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas, del 18 de septiembre de 1985 (US Patent 4.851.847; abril-15, 1986) se le reconoció a un investigador botánico el derecho de optar -para una nueva variedad vegetal por él reivindicada- entre la protección amplia y genérica prevista en el derecho general de patentes o por la otorgada por la legislación específica.

[3] El ordenamiento estadounidense no resuelve aún algunas cuestiones, a título de ejemplo: si una planta se reproduce de forma sexuada y vegetativa, ¿cuál es el sistema de protección aplicable?; otros problemas resultan de la aplicación del derecho general de patentes a las plantas, pero los juristas estadounidenses no tratan todavía las consecuencias de la doble protección posible y de los conflictos que de ella pueden derivar. El sistema se desarrolla paso a paso de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales.

[4] En la Argentina, la protección prevista por la ley 20.247 es fijada en 20 años como máximo por el decreto reglamentario 2183/91, artículo 37, para todas las especies.

[5] Con toda lógica, se debe dar a este concepto un contenido evolutivo de suerte que incluya las nuevas formas de material de reproducción o multiplicación, y asimismo las células vegetales y los tejidos vegetales. Esto no está exento de problemas respecto a, por ejemplo, las células no estériles en plantas enteras, o células totipotentes destinadas a otros usos. Los criterios de finalidad permitirían teóricamente encontrar una solución a estos conflictos, pero en la práctica, los problemas de prueba son aún serios.

[6] Toda categoría superior está basada sobre una o muchas características, desde un cierto punto de vista, la patente no versaría sobre la planta en su totalidad, sino sobre ciertas características o genes introducidos artificialmente. Luego, los interrogantes serían: ¿cuándo hay agotamiento de los derechos sobre un gen patentable?; y ¿cuándo, entonces, pueden ellos ser utilizados por terceros para la obtención de nuevas formas de vida vegetal?. La misma cuestión se trata también en el caso de los seres unicelulares y de las células animales (en principio patentables), para los organismos que no responden claramente a la definición de objeto patentable, o cuando la actividad prevista no requiere una multiplicación del organismo patentable.

[7] Dado que es técnicamente posible introducir genes debería en su caso también ser posible eliminar los genes que no fuesen interesantes y característicos de la nueva obtención, y de este modo reducir aquella dependencia.

[8] Este razonamiento es, en principio, también aplicable a las células vegetales. Resta saber aún en qué medida una patente que tiene por objeto células modificadas genéticamente se extiende a las plantas que pueden ser regeneradas por el material patentado. Ello depende evidentemente del contenido de las reivindicaciones. Con toda lógica, esta extensión deberá ser admitida, pero dado que estas células constituyen el material de multiplicación que dan nacimiento potencial a una variedad, otros conflictos podrían suscitarse.

[9] Recuérdese que el artículo 53.b. de la Convención de la Patente Europea (C.E.P.) prohibe expresamente el patentamiento de variedades vegetales y procedimientos esencialmente biológicos. Y la ley argentina 24.481, as u vez, hace lo propio con las plantas (término ambigüo se tiene en cuenta que puede referirse a la totalidad del reino vegetal, pero no excluyente de las partes que podrían formar parte de uno, artificialmente injertado) y tampoco se expresa respecto de los procedimientos -biológicos o microbiológicos- para su obtención.

[10] Si tradicionalmente, se ha pensado siempre en términos de plantas enteras, se debe establecer una acepción para el término “producto directo” en caso de modificación genética al nivel celular: ¿se trata de los cromosomas, de las células, de los callos, de los tejidos, de plantas?. O de manera general se extiende la protección al “producto directo”, ¿dónde se detiene el carácter “directo” dentro del proceso vital?.

[11] Pero de hecho, no sólo habría conflicto si los titulares fuesen distintos: sino, que se estaría frente a una complementación de protecciones que también existe por otros sistemas (v.gr., modelo, marca). En los países en donde coexisten las diferentes formas de protección (Japón y Estados Unidos), los problemas que resultan de su “cohabitación” no han sido aún reglados.

[12] Por otro lado, dada la tendencia natural a aplicar el principio de reciprocidad, la protección internacional se encuentra limitada; están todos los problemas que resultan de la disparidad de las legislaciones, sobre todo si los estados poseen listados de géneros o de especies protegibles divergentes. Éste es el caso en la mayoría de los campos, considerando la especialización internacional en el trabajo de obtención y la actitud de los Estados de no proteger más que a las especies que son efectivamente objeto de trabajos de obtención en sus propios países.

[13] La debilidad del sistema se hace más evidente con relación a su funcionamiento en el ámbito internacional: no se trata aquí de un sistema de prioridades como en materia de patentes, sino en la falta de un sistema internacional de otorgamiento de Derechos de Obtenciones Vegetales (hace falta interponer una solicitud en cada país), a la existencia de listados nacionales de variedades y al sistema de tratamiento nacional o reciprocidad, en su caso.

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Colección: Derecho, Economía y Sociedad

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Última modificación: 09 de Marzo de 2007

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