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Regulación jurídica de las biotecnologíasCurso dictado por la Dra. Teodora Zamudio Equipo de docencia e investigación UBA~DerechoActualidad | Normativa | Jurisprudencia | Doctrina |Enlaces |Mapa de carpetas |
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3. Examen de fondo3.1 General El examinador no deberá preocuparse por revisar la documentación requerida por el art. 12 inc. a) LP, cuyo seguimiento y control es responsabilidad del examinador administrativo. En otras palabras, el examinador no deberá invertir tiempo en controlar las tareas hechas por el sector administrativo tratando de evitar la duplicación de tareas (para procedimiento administrativo ver parte A). Al iniciar el estudio de la solicitud el examinador deberá tener en mente las observaciones que de modo indicativo pudiera haber efectuado en instancias del examen preliminar técnico las cuales deberán ser examinadas en instancias del examen de fondo, tales como observaciones relativas a:
3.2 Validez del documento de prioridad Art.13 LP y RLP 3.2.1 Con relación a la validez del documento de prioridad resulta obvio que, si en instancias del examen preliminar se dio por decaído el derecho a la prioridad invocada, el examinador, en instancias del examen de fondo, no deberá ocuparse nuevamente del tema y en consecuencia deberá tomar como fecha efectiva, a los fines de la búsqueda de antecedentes, la fecha de presentación de la solicitud argentina para la materia comprendida en la prioridad decaída. Si por el contrario, la observación realizada en el examen preliminar indica que la validez de la prioridad invocada deberá verificarse en el examen de fondo el examinador seguirá el procedimiento que se indica en 3.2.2. 3.2.2 Cuando el solicitante deposite una solicitud de patente frente a la ANP después de hacerlo en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria. La fecha de prioridad se determinará en la forma prevista en el Convenio de París. En los casos en que una solicitud argentina reivindica una o más prioridades que tengan origen, a su vez, en un depósito previo, el examinador deberá determinar la materia sobre la cual la prioridad invocada pueda considerarse primer depósito en el sentido del art. 4° C-4 del Convenio de París que establece que: “Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior depositada en el mismo país a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos y que no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad...” El art. 4 inc. F de dicho Convenio establece que: “Ningún país de la unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patentes por el motivo de que el solicitante reivindique prioridades múltiples, aún cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no están comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en condiciones normales”. Si a la fecha en que la solicitud está en condiciones de iniciar la fase de examen de fondo, el solicitante no aportó la documentación requerida en instancias del examen preliminar técnico a los efectos de verificar la validez de la/s prioridad/s invocada/s (ver VI, 3.2.2), el examinador emitirá una vista de aclaraciones previas al examen de fondo, reiterando lo solicitado en el examen preliminar, esto es la documentación necesaria que aporte la evidencia que permita establecer la validez de la prioridad invocada en el sentido del art. 4-C.4 del Convenio de París. En caso de no cumplimentar con dicho requerimiento en el plazo establecido por la vista de aclaraciones previas, se considerará perdido el derecho de prioridad invocado, y se tomará como fecha efectiva a los fines de búsqueda de antecedentes la fecha de depósito de la solicitud argentina para la materia divulgada en la prioridad decaída. Una vez que el examinador determina la extensión de la validez del documento de prioridad a partir de la documentación aportada por el solicitante, la fecha efectiva para la búsqueda de antecedentes será:
3.3 Estudio de la solicitud 3.3.1 El primer paso del examinador es estudiar la descripción, los dibujos (si los hubiera) y las reivindicaciones de la solicitud. Para llevar a cabo su tarea, el examinador tendrá en el expediente la documentación que constituye la solicitud argentina. En particular, el expediente incluirá una memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos tal como fueron presentados originalmente, las modificaciones, correcciones o complemento que el solicitante voluntariamente hubiera presentado dentro del plazo establecido por el art. 19 LP (ver VI, 4) y el documento de prioridad con su traducción correspondiente (en el caso que invocara prioridad) . Cuando el examinador ha estudiado la solicitud y ha comprendido las reivindicaciones a la luz de lo descripto y ejemplificado (incluyendo cualquiera enmienda a la solicitud original presentada dentro del plazo que fija la ley), deberá realizar una búsqueda de antecedentes (Ver parte B, IV). 3.3.2 El examinador tendrá en cuenta los documentos resultantes de la búsqueda de antecedentes como así también aquellos documentos que surgieran de arte previo citado por el solicitante en la descripción, o de observaciones de terceros (ver VI, 10), tomando en cuenta cualquier enmienda que el solicitante pudiera haber introducido a la documentación original conforme con el art. 19 LP, el examinador deberá identificar cualquier requisito que exija la ley que, en su opinión, la solicitud no satisface. El examinador emitirá un informe indicando las razones por las cuales eleva una observación, invitando al solicitante para que dentro del plazo fijado salve dichas observaciones con argumentos y/o enmendando su solicitud. Cuando el solicitante haya contestado la vista, el examinador entonces retomará la solicitud. 3.3.3 En la fase de la reexaminación, el examinador debe guiarse por el principio de lograr una posición final (concesión o denegatoria), evitando emitir un informe previo a la resolución final (IRF) por aspectos poco relevantes, en consecuencia el examinador deberá controlar el procedimiento teniendo esto en mente. El art. 28 LP prevé para la fase de examen de fondo, elevar las observaciones en un único acto, salvo que se requieran aclaraciones previas del solicitante (art.28 LP). El art. 29 LP establece “En el caso que las observaciones formuladas por el examinador no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándoselo por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución”. Conforme con lo establecido por los citados artículos de la Ley la ANP empleará una única vista de examen de fondo la cual identificará con la sigla EF1. El art. 28 LP establece la posibilidad de emitir vistas por aclaraciones previas al examen de fondo, identificadas por la ANP con la sigla EF3C. El examinador deberá emplearlas racionalmente en función de la celeridad del trámite. En cuanto a la comunicación escrita prevista por el art. 29 LP, la ANP empleará una única vista previa a la resolución final, la cual identificará con la sigla IRF. La naturaleza y el alcance de cada una de las vistas previstas para el estudio de las solicitudes serán precisados durante el desarrollo del presente capítulo. Si bien el examinador cuenta con un número limitado de vistas, si lo estimara conveniente y esto fuera factible, también podrá comunicarse telefónicamente o por otros medios a los efectos de lograr una mejor y más rápida respuesta por parte del solicitante, que conduzca a una eficiente resolución de su solicitud. No obstante, el examinador deberá evaluar la conveniencia de invertir tiempo por esta vía cuando exista la posibilidad de que la respuesta no sea satisfactoria. Si habiendo agotado todas las instancias, y siendo evidente que el solicitante no está haciendo ningún esfuerzo real para salvar las objeciones del examinador, ya sea a través de argumentos convincentes o por enmiendas, entonces el examinador podrá denegar la solicitud. En todos los casos, el examinador elevará al Comisario de la ANP una recomendación por escrito, con razones bien fundadas, para que esa solicitud sea concedida o denegada sin más trámite. Al preparar el informe final, el examinador deberá tener presente que su decisión esté basada en el hecho de que el solicitante ha tenido la oportunidad de presentar argumentos o enmendar su solicitud en cada observación. 3.3.4 Una vez que el examinador decide conceder la solicitud elaborará un informe con la recomendación de conceder. El informe deberá contener una indicación de los objetos de la invención que cumplen con los requisitos de patentabilidad. Todas las observaciones de fondo (sustantivas) realizadas en informes precedentes al de concesión deberán quedar salvadas, y el examinador deberá dejar constancia de ello en la instancia que corresponda. 3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)3.4.1 El examinador realizará su primera comunicación por escrito con el solicitante a través de un informe de examen de fondo (EF1) en el cual citará en el punto correspondiente, los documentos relevantes que resulten de la búsqueda de antecedentes calificándolos conforme con los códigos internacionales e indicando las partes relevantes de dichos documentos que afectan a reivindicaciones del o los objetos de la invención en estudio, como así también las reivindicaciones que son afectadas por dichos documentos. (ver B, IX). En dicho informe de examen de fondo, el examinador explicará las razones por las cuales dichos documentos resultan relevantes (ver C, IV, 5 y 9), como así también cualquier otra observación (por ejemplo de claridad, concisión, etc.) relativa a la memoria descriptiva, dibujos o reivindicaciones. El examinador deberá tener en cuenta las modificaciones o correcciones que el solicitante haya presentado dentro del plazo de 90 días de la fecha cierta de presentación de la solicitud, como así también cualquier enmienda introducida durante la fase del examen formal preliminar. Estas enmiendas podrían ser puestas a consideración del examinador para evitar posibles objeciones de falta de novedad o falta de actividad inventiva; o pueden surgir por alguna otra razón, por ej. para remediar errores que el solicitante ha notado en los documentos originales por ejemplo errores de traducción, tipeo, etc. 3.4.2 Las enmiendas presentadas dentro del plazo de 90 días que fija el art. 19 LP, son hechas por el solicitante "de su propia voluntad". Con posterioridad, cualquier enmienda que se introduzca en la solicitud deberá ser en respuesta a requerimiento de la Oficina, salvo presentaciones espontáneas. Las presentaciones espontáneas podrán ser presentadas como respuesta a requerimientos de la oficina realizadas por una vía diferente a la de una vista formal, y tengan por finalidad subsanar defectos formales, limitar el alcance de las reivindicaciones o aclarar aspectos que contribuyan a la economía procesal del trámite de la solicitud. Las enmiendas que se introduzcan deberán satisfacer las condiciones siguientes: (i) no deberá agregar materia que signifique una extensión de la solicitud original. Art. 19 LP; (ii) no deberá causar que la solicitud tal como ha sido enmendada, sea objetada bajo los requerimientos de la ley (por ej. la enmienda no debe introducir falta de claridad a la solicitud, arts. 20 y 22 LP). Si la enmienda no cumple con estas condiciones, el examinador deberá comunicarle al solicitante que tal como ha sido la solicitud enmendada no puede permitirse. Falta de unidad de invención a priori 3.4.3 Si el examinador detectara una posible falta de unidad de invención a priori, en instancias del examen preliminar dejará constancia de ello. Si al inicio del examen de fondo el solicitante no ha dividido su solicitud y se confirmara la falta de unidad de invención, el examinador intimará al solicitante a dividir su solicitud a través de un informe de aclaraciones previas al examen de fondo. Si el solicitante no se aviene a dividir su solicitud, la misma se considerará abandonada acuerdo a lo establecido por el art. 17 RLP. 3.4.3b Si el solicitante ha respondido a la intimación antedicha, deberá declarar sobre que objeto de invención está basada la prosecución de la solicitud y cual es el límite de la solicitud de acuerdo con aquellas partes que pertenecen a las otras invenciones. Deberá tenerse en cuenta que el solicitante sólo podrá depositar una solicitud divisional durante el trámite de la solicitud original (ver VI, 8). Redacción del informe 3.4.4 La primera comunicación escrita que el examinador realice bajo el art. 28 LP, como una regla general, deberá cubrir todas las objeciones a la solicitud (ver VI 3.4.7). Estas objeciones podrán estar referidas a:
3.4.5 En su informe el examinador deberá sustentar cada observación con un artículo de la ley o de su reglamento, o a través de una clara indicación de un párrafo de las “Directrices sobre patentamiento”. También deberá fundamentar las razones por las cuales realiza cualquier objeción cuando esta no sea inmediatamente apreciable. Por ejemplo, si se cita un documento del arte previo y sólo una parte de dicho documento citado es relevante, el examinador debe identificar ese pasaje particular. Si el arte previo citado demuestra falta de novedad o de actividad inventiva en una o más reivindicación independiente y si por consiguiente hay falta de unidad de invención entre las reivindicaciones dependientes, el solicitante debe ser advertido de esta situación. Las observaciones de fondo normalmente deben indicarse primero en el informe de examen de fondo. La vista debe redactarse de forma clara y completa de manera tal que facilite el re-examen de la solicitud enmendada y, en particular, evite la necesidad de hacer una relectura completa de la solicitud (ver VI, 4.2). 3.4.6 La vista de examen de fondo deberá incluir una invitación al solicitante para salvar las observaciones, presentar sus argumentos, corregir cualquier deficiencia y, si es necesario, presentar enmiendas de la descripción, reivindicaciones y dibujos para su consideración. En el mismo informe de examen de fondo deberá también indicarse el plazo dentro del cual el solicitante debe contestar. Si el solicitante no contesta las observaciones dentro del plazo establecido, su solicitud será considerada desistida (art. 28 LP). 3.4.7 Deberá hacerse especial énfasis en que la primera frase de VI, 3.4.4, sólo parte de una regla general. Puede haber casos en los que la solicitud es generalmente deficiente. En estos casos el examinador no deberá llevar a cabo un examen de fondo detallado, sino que deberá notificar al solicitante por medio de un informe de aclaraciones previas las deficiencias más importantes, e indicarle que el examen completo será diferido hasta que dichas deficiencias hayan sido debidamente enmendadas. Por ejemplo, una solicitud describe un aparato, pero las reivindicaciones son confusas; el examinador no podrá precisar las características técnicas del objeto que se pretende proteger, en consecuencia emitirá una vista de aclaraciones previas al examen de fondo por claridad e intimará al solicitante a presentar nuevas reivindicaciones donde el aparato que se pretende proteger se reivindique clara y unívocamente a través de sus características técnicas esenciales. Puede haber otros casos en los que, aunque sea posible realizar el examen de fondo, el examinador realice una objeción de fondo, por ej. resulta claro que ciertas reivindicaciones carecen de novedad y que la redacción de las reivindicaciones tendrá que ser reformada drásticamente, o hay enmiendas sustanciales que no son aceptables por una de las razones declaradas en VI, 3.4.3. En tales casos puede ser más apropiado tratar primeramente estas objeciones empleando para ello un informe de aclaraciones previas por claridad antes de hacer el examen de fondo detallado; por ej. si las reivindicaciones necesitaran re-estructurarse resulta injustificado realizar objeciones dirigidas a la claridad de algunas reivindicaciones dependientes, o de un pasaje de la descripción que, como consecuencia de lo antedicho, pudieran ser enmendadas o eventualmente suprimidas. Sin embargo, si existen otras objeciones importantes, éstas deberá tratarse conjuntamente. El examinador en instancias del examen de fondo, deberá buscar que sus observaciones sean lo más completas posible, con el propósito de que la respuesta del solicitante sea tal que permita al examinador arribar a una conclusión (concesión o denegatoria), sin demoras indebidas. En tal sentido el examinador podrá emplear un informe de aclaraciones previas al examen de fondo cuando considere que de esa forma podrá acelerar la resolución definitiva de la solicitud, o cuando inevitablemente requiera que la solicitud sea enmendada en alguna de sus partes para poder iniciar el examen de fondo. Si una solicitud no presenta objeciones de fondo (substantivas), ni formales, el examinador podrá conceder la misma indicando en el informe de examen de fondo cuales son los aspectos técnicos patentables de la invención. De modo que una vez que la solicitud es sometida a una revisión técnica general por el coordinador del área y es aceptada, la ANP notificará al solicitante de la decisión final de concesión. 3.4.8 Al hacer el examen completo, el examinador deberá concentrarse en intentar entender qué contribución agrega al arte previo la invención tal como se definió en las reivindicaciones. Esto normalmente deberá estar suficientemente claro en la solicitud tal como fue presentada originalmente. Si así no fuera, deberá exigirse al solicitante aclarar el objeto de la invención (ver II, 4.5). Sin embargo, el examinador no deberá realizar una objeción de este tipo a menos que considere que es absolutamente necesario, ya que podría producir que el solicitante introduzca materia adicional, y en consecuencia lesione lo establecido en el art. 19 LP (ver VI, 4). 3.4.9 Aunque el examinador debe tener presente todos los requisitos que exige la Ley de Patentes, probablemente los requisitos que requieren mayor atención, en la mayoría de los casos son: suficiencia de la divulgación (ver II, 4); la claridad, sobre todo de las reivindicaciones independientes (ver III, 4); la novedad (ver IV, 5); la actividad inventiva (ver IV, 9) y la aplicación industrial (IV, 4) (art. 4, 20 y 22 LP). 3.4.10 El examinador no deberá requerir enmiendas simplemente porque piense que ellas mejorarían la redacción de la descripción o de las reivindicaciones. Lo importante es que el significado de la descripción y de las reivindicaciones sea claro. También, mientras cualquier inconsistencia seria entre las reivindicaciones y la descripción tal como se presentó originalmente deberá objetarse (ver III, 4.3), si las reivindicaciones parecen requerir enmiendas sustanciales, el examinador no deberá exigir al solicitante enmendar la descripción también, meramente para lograr conformidad con las reivindicaciones enmendadas, por lo menos hasta que las reivindicaciones sean aceptadas definitivamente. 3.4.11 Deberá tenerse en cuenta que, de encontrar una objeción, no es tarea del examinador exigirle al solicitante enmendar la solicitud de una manera particular, ya que la redacción de la solicitud es responsabilidad del solicitante, y él debe ser libre de enmendarla de la forma que desee, con tal que la enmienda salve las observaciones realizadas por el examinador y, por otra parte, satisfaga los requisitos de la Ley. Sin embargo, a veces puede ser útil que el examinador sugiera por lo menos en términos generales, una forma aceptable de enmiendas, en cuyo caso el examinador deberá expresar en su informe que la sugerencia es orientativa y tiene por finalidad ayudar al solicitante, por lo que otras modalidades de enmiendas también serán consideradas. 3.4.12 Al recibir la contestación de vista de cualquier informe emitido durante la fase de examen de fondo (puede ser un EF3C, EF1o IRF), el examinador deberá repasar la solicitud teniendo en cuenta las observaciones o enmiendas hechas por el solicitante. 3.4.13 El examinador deberá aplicar las mismas normas de examen en cada fase de trámite de la solicitud. Sin embargo, después de la primera vista correspondiente a la fase de examen de fondo, si el examinador ha redactado su informe de manera comprensiva, no necesitará normalmente re-leer completamente la solicitud enmendada (ver VI, 3.4.5). Deberá concentrarse en las enmiendas, en cualquier parte de la solicitud relacionada con ellas, y en las observaciones del informe emitido. 3.4.14 En la mayoría de los casos, el solicitante intentará de buena fe salvar las observaciones elevadas por el examinador en su examen de fondo. Existen dos posibilidades para considerar. La primera es que habiendo tomado en cuenta las observaciones del solicitante, el examinador considere que hay pocas perspectivas de progreso hacia la concesión y que la solicitud debe denegarse. En tal caso, el examinador deberá advertir al solicitante, a través de un informe previo a la resolución final, que su solicitud será denegada, a menos que puede presentar argumentos más convincentes o realice las enmiendas apropiadas dentro del plazo prefijado. La segunda posibilidad, es que el re-examen de la contestación de vista demuestre que hay buenas perspectivas de conducir el trámite hacia la concesión. En este último caso, si hay todavía objeciones que exigen ser salvadas, el examinador debe considerar si las mismas pueden ser resueltas mejor por medio de una comunicación escrita, una comunicación telefónica o por otro medio. 3.4.15 Si la naturaleza de las observaciones realizadas por el examinador son tales que resulta muy probable que el solicitante requiera un tiempo considerable o que exista confusión sobre los puntos en discusión, por ej. si el solicitante parece haber entendido mal los argumentos del examinador, o si el propio argumento del solicitante no está claro, entonces pueden aclararse estos aspectos a través de una entrevista. Por otro lado, si las observaciones son menores o pueden rápida y fácilmente ser explicadas, entonces el examinador podrá recurrir a una comunicación telefónica en cualquier momento del trámite de la solicitud, a los efectos de lograr una rápida y eficaz resolución de la misma, especialmente cuando se hayan agotado todas las vistas (ver VI, 3.3). 3.4.16 Después de notificada la primera vista correspondiente a la fase de examen de fondo, el solicitante deberá contestar las observaciones realizadas en la misma, ya sea enmendando la descripción, reivindicaciones y dibujos y/o presentando sus argumentos dentro del plazo previsto para esa vista. Cabe hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de enmiendas: Siempre deberán permitirse enmiendas que salvan una observación en contestación a una vista. Normalmente deberán permitirse enmiendas que limitan una reivindicación ya consideradas aceptable, como también deberán aceptarse aquéllas que mejoren la claridad de la descripción o de las reivindicaciones de una manera deseable y no impliquen una búsqueda adicional. Un factor importante es el análisis de las modificaciones introducidas en la solicitud. Las modificaciones amplias de la descripción o de las reivindicaciones pueden ser una contestación apropiada a un estado de la técnica muy relevante del que el solicitante tiene conocimiento, por ej. a través de la cita hecha por el examinador en su informe de examen de fondo. Considerando enmiendas menos extensas, el examinador deberá adoptar un criterio razonable e intentar equilibrar lo que es justo para el solicitante contra la necesidad de evitar un retraso innecesario y un trabajo adicional excesivo e injustificado para la ANP. Si se presentarán nuevas enmiendas después de la contestación a la primera comunicación, sólo se permitirán si lo admite el examinador. Ejerciendo su sentido común, el examinador deberá tener presente la extensión de los procedimientos a la fecha y si el solicitante ya ha tenido oportunidad suficiente para presentar sus enmiendas. El examinador deberá rechazar la incorporación de enmiendas que re-introduzcan defectos que previamente habían sido indicados y eliminados por el solicitante. Deberá hacerse notar que es responsabilidad del solicitante contestar debidamente los requerimientos del examinador, evitando introducir enmiendas innecesarias. 3.4.17 Cualquier pedido del solicitante para reemplazar el texto de la solicitud sobre la cual podría concederse una patente, por otro que ha sido modificado ampliamente deberá rechazarse, especialmente si tales enmiendas obliguen a un búsqueda adicional, a menos que el solicitante indique buenas razones para proponer los cambios en esta fase del trámite. Esto se aplica particularmente en casos donde el examinador determina que las reivindicaciones propuestas por el solicitante son aceptables y solo sea necesario, por razones de claridad, que la descripción guarde concordancia con esa versión. En la práctica, una vez que el examinador determina la concesión o denegatoria de la solicitud, y la misma ha sido sujeta a una revisión técnica final y aceptada por parte de la Coordinación del Area, se notificará al solicitante o su representante legal de la decisión final de concesión, con lo cual se dará por finalizado el trámite y ya no será admisible la presentación de nuevas modificaciones a la solicitud. 4. Enmiendas y correccionesUna vez que una solicitud de patente ha obtenido una fecha de presentación según el art. 18 LP, toda modificación deberá cumplimentar el artículo 19 RLP. 4.1 Definiciones A los efectos del análisis de enmiendas y correcciones, se considerarán las siguientes definiciones: Enmienda
Una enmienda es usualmente un paso posterior a la presentación original. Por ejemplo, puede representar un cambio de opinión del solicitante quien, después de adoptar cierta forma de redacción del pliego reivindicatorio, desea cambiar a una forma diferente. Corrección
Limitación
Extensión
Generalización Modificación que:
Alcance de una reivindicación Área cubierta por la definición de la reivindicación. Objeto propuesto de una reivindicación Entidad o actividad que es reivindicada. Objeto (Materia) En general lo que se describe, divulga o reivindica Contenido de la solicitud Toda la materia dentro de los límites de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. No se incluyen el resumen y los documentos de prioridad. Protección conferida El derecho que la patente da a su titular para impedir que otros exploten la entidad o la actividad definida en las reivindicaciones. Divulgación Información dada a conocer en la descripción, reivindicaciones y dibujos; en particular la información técnica que corresponde a la invención. 4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas Si no hubiera restricción en la extensión del alcance de las reivindicaciones más allá del contenido original de la solicitud, se podría impedir la actividad de un competidor, que habiendo leído la solicitud publicada, hubiera decidido hacer algo que resultara fuera del contenido de la solicitud originalmente presentada. Aunque se permite al solicitante extender el alcance de la protección buscada (durante el examen) hasta los límites del contenido original de la solicitud, no sería justo que él pudiera enmendar las reivindicaciones más allá de lo divulgado originalmente, para incluir lo que un competidor está haciendo legalmente y entonces impedir su actividad. No deberá agregarse información a la solicitud que represente una extensión del objeto originalmente divulgado, después de la fecha de presentación. Esto es para asegurar que toda la información necesaria está en la solicitud a la fecha de presentación. No deberá ser aceptable permitir a alguien reclamar una fecha efectiva para una invención que el aún no ha realizado y entonces permitir luego la presentación de información necesaria o la información remanente que él ha generado. Debe excluirse la posibilidad de que reivindicaciones sobre las que no se ha efectuado búsqueda se incorporen durante el examen. El requerimiento de unidad de invención deberá cumplirse no solamente durante la búsqueda sino también después de una enmienda. 4.3 Generalidades 4.3.1 El contenido de una solicitud de patente podrá ser enmendado dentro de los límites establecidos por el art. 19 RLP. Cuando se presentan gran cantidad de páginas reemplazadas y no es obvio cómo el texto ha sido enmendado, el solicitante deberá, por ejemplo, indicar en el escrito que acompaña la presentación, de qué partes de la presentación original derivan las enmiendas. 4.4 Examen de las enmiendas 4.4.1 Cuando las cláusulas han sido limitadas el examinador deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones: 1-Unidad de invención: ¿Las cláusulas enmendadas satisfacen aún los requerimientos del art. 17 LP?. Si el informe de búsqueda parece revelar falta de novedad o mérito inventivo en el concepto común para todas las cláusulas, pero las cláusulas enmendadas no necesitan una búsqueda posterior, el examinador deberá considerar cuidadosamente si una objeción de falta de unidad se justifica en este estado del procedimiento. Si no obstante, las reivindicaciones pierden un concepto inventivo común y resulta necesaria una búsqueda posterior, deberá realizarse una objeción. 2-Cambio a materia sobre la cual no se ha efectuado búsqueda de antecedentes: Si las cláusulas enmendadas están dirigidas a materia sobre la cual no se ha realizado búsqueda (porque solamente aparecía en la descripción, por ejemplo) y que no combina con la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas y buscadas formando un único concepto inventivo general, tal enmienda no será aceptable. Esto se aplica también cuando solamente esa materia no buscada es ahora reivindicada. El solicitante podrá continuar con tal materia solamente bajo la forma de una solicitud divisional. 3-Acuerdo entre descripción y reivindicaciones: Si las reivindicaciones han sido enmendadas, y se generan serias inconsistencias con la descripción, tal que introducen falta de claridad, ésta última requerirá ser enmendada en consecuencia. Por ejemplo, algunas preguntas que el examinador debe hacerse serían, ¿cada modo de realización de la invención está descripta todavía dentro del alcance de una o más cláusulas?. Inversamente, ¿están todas las cláusulas enmendadas, soportadas por la descripción?. También si las categorías de las reivindicaciones han sido alteradas, ¿requerirá el título la enmienda correspondiente? Es importante también asegurar que no se agreguen enmiendas al contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, lesionando el art. 19 RLP tal como se explica en los párrafos siguientes. 4.5 Materia Adicional 4.5.1 Normalmente no hay objeción para la introducción por parte del solicitante de información posterior relacionada con el arte previo relevante; en realidad esto puede ser requerido por el examinador. Tampoco serán objetadas, la directa aclaración de aspectos poco claros o confusos ni la resolución de una inconsistencia. No obstante, cuando el solicitante presente una enmienda de la descripción (distinta de una referencia al arte previo), los dibujos o las reivindicaciones, en tal forma que se introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, esto no deberá ser permitido. 4.5.2 Se considerará que una enmienda introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada y por lo tanto no será permitida, si el cambio total en el contenido de la solicitud (sea por vía de adición, alteración o escisión) da como resultado que la persona del oficio se encuentra con información que no se deriva de manera directa y no ambigua de aquella presentada originalmente en la solicitud, aún cuando se tiene en cuenta materia que está implícita para una persona del oficio. Por lo menos cuando una enmienda se hace por vía de la adición, el test de novedad que se describe posteriormente deberá ser aplicado. Sobre la base del art. 19 RLP no es posible agregar a una solicitud materia que esté presente solamente en el documento de prioridad correspondiente. 4.5.3 Por ejemplo, si una solicitud está relacionada con una composición de caucho comprendiendo varios ingredientes y el solicitante pretende introducir como información posterior que un ingrediente podrá ser agregado, entonces la enmienda normalmente debería ser objetada con base en el art. 19 RLP. De la misma manera, si en una solicitud que describe y reivindica un aparato "montado sobre soportes elásticos”, sin divulgar ninguna clase particular de soporte elástico, el solicitante pretende agregar como información específica que el tipo de soporte es o podría ser por ejemplo un resorte helicoidal, esto no deberá ser aceptado. 4.5.4 Si, no obstante, el solicitante puede demostrar de manera convincente, que en el contexto de la invención, la introducción de la materia en cuestión será considerada por la persona del oficio como una aclaración obvia, la enmienda podrá ser permitida. Por ejemplo, si en el caso de la composición de caucho a la cual se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el solicitante fuera capaz de demostrar que el ingrediente que pretende introducir posteriormente es un aditivo bien conocido, normalmente usado en ese tipo de composiciones de caucho como un adyuvante de mezclado y que su omisión será generalmente cuestionada; entonces su mención será permitida por tratarse de una mera clarificación de la descripción sin la introducción de nada que no fuera ya conocido para la persona del oficio; no obstante, si la introducción de este aditivo produce algún efecto especial no revelado originalmente, una enmienda mencionando esto no deberá ser permitida. Similarmente, en el caso de los soportes elásticos mencionados antes, si el solicitante fuera capaz de demostrar que los dibujos, como serían interpretados por la persona del oficio, mostraban resortes helicoidales, o que la persona del oficio solo consideraría resortes helicoidales para el montaje en cuestión, la mención específica de tales resortes sería permitida. 4.5.4a Cuando una característica técnica fue claramente divulgada en la solicitud original pero su efecto no fue mencionado o no fue mencionado completamente, si dicho efecto puede ser deducido sin dificultad por la persona del oficio a partir de la solicitud tal como fuera presentada, la subsiguiente clarificación de tal efecto en la descripción no contraviene lo establecido por el art. 19 RLP. 4.5.5 Enmiendas por introducción de ejemplos posteriores siempre deberán ser observadas muy cuidadosamente bajo las consideraciones indicadas en los puntos 4.5 - 4.5.4a. Lo mismo se aplicará a la introducción de indicaciones de nuevos (no mencionados previamente) efectos de la invención, tales como nuevas ventajas técnicas: por ejemplo, si la invención como se presentó originalmente se relacionaba con un proceso para lavar ropa de lana consistente en el tratamiento de la ropa con un fluido particular, no se deberá permitir al solicitante introducir posteriormente en la descripción una indicación de que el proceso también tiene la ventaja de proteger la ropa contra las polillas. 4.5.5a Bajo ciertas circunstancias, no obstante, ejemplos o nuevos efectos posteriormente presentados, aún si no son permitidos en la solicitud podrán ser tenidos en cuenta por el examinador, como evidencia de la patentabilidad de la invención reivindicada. Así, un ejemplo adicional podrá ser aceptado como evidencia de que la invención puede ser fácilmente aplicada, sobre la base de la información dada en la solicitud originalmente presentada, sobre el campo completo reivindicado. Similarmente un nuevo efecto, por ejemplo el mencionado en 4.5.5, puede ser considerado como evidencia de la existencia de actividad inventiva, con la condición que ese nuevo efecto esté implícito o por lo menos relacionado con un efecto divulgado en la solicitud originalmente presentada. 4.5.5b Deberá tenerse en cuenta que cualquier enmienda o subsiguiente inserción de una indicación del problema técnico a resolver por la invención reúna los requisitos del art. 19 RLP. Por ejemplo puede ocurrir que a continuación de una restricción de las reivindicaciones para cumplir con una objeción de falta de mérito inventivo, se desee revisar el problema indicado para enfatizar un efecto obtenible por la invención restringida pero no por el arte previo. Deberá recordarse que tal revisión es solo permisible si el efecto enfatizado es uno deducible por la persona del oficio sin dificultad a partir de la solicitud tal como fuera presentada. 4.5.5c Características que no son reveladas en la descripción de la invención tal como fue originalmente presentada, sino que son descriptas en un documento citado como referencia en tal descripción, no estarán, en principio, dentro del contenido de la solicitud como fue presentada para el propósito del art. 19 RLP. Sólo bajo condiciones particulares tales características podrán ser introducidas por vía de una enmienda en las reivindicaciones de una solicitud. Tal enmienda no deberá infringir lo establecido en el art. 19 RLP si la descripción de la invención tal como fue presentada no deja dudas a la persona del oficio: · que la protección es o puede ser requerida para tales características; · que tales características contribuyen a resolver el problema técnico que subyace en la invención; · que tales características por lo menos de forma implícita, claramente pertenecen a la descripción de la invención contenida en la solicitud como fue presentada originalmente; · que tales características están precisamente definidas y son identificables dentro de la divulgación del documento citado como referencia. 4.5.6 La alteración o eliminación de partes del texto, también como la adición posterior de texto, podrá introducir materia nueva. Por ejemplo, supongamos una invención relacionada a un panel laminado multicapa y la descripción incluía ejemplos de diferentes arreglos en cada capa, uno de ellos teniendo una capa exterior de polietileno; la enmienda de este ejemplo para alterar la capa exterior a polipropileno o para omitir esta capa, normalmente no sería permitida. En cada caso el panel revelado por el ejemplo enmendado será bastante diferente del originalmente divulgado y por lo tanto la enmienda no sería permitida. 4.5.6a El reemplazo o la remoción de una característica de una reivindicación puede no lesionar el art. 19 RLP, con la condición de que la persona del oficio reconocería de manera directa y no ambigua que: · la característica no fue señalada como esencial en la divulgación; · como tal, no es indispensable para la función de la invención a la luz del problema técnico que ella resuelve y · el reemplazo o remoción no requiere una modificación real de otras características para compensar el cambio. 4.5.6b No obstante, cuando la extensión de una cláusula es limitada por un “disclaimer” debido a un solapamiento entre el arte previo y la materia reivindicada, la materia remanente de la reivindicación no podrá ser definida más clara y concisamente por características positivas, este arte previo específico podrá entonces ser excluido, aún cuando no exista base para la materia excluida en la solicitud como fue presentada. 4.6 Corrección de errores La corrección de errores es un caso especial de enmienda, por lo tanto se aplicaran los requerimientos del art. 19 RLP. Errores lingüísticos, errores de transcripción y otras faltas en cualquier documento presentado en la Oficina podrán ser corregidos en distintas instancias del trámite de la solicitud a saber: · dentro del plazo establecido por el art. 19 RLP para la presentación de complementos, correcciones y modificaciones; · en la fase de examen formal preliminar o en la fase de examen de fondo en respuesta a cualquier requerimiento de la Oficina, o durante la fase de examen de fondo como una presentación espontánea (ver 3.4.3). No obstante, cuando la falta está en la descripción, reivindicaciones o dibujos, la corrección deberá ser obvia en el sentido que es inmediatamente evidente (por lo menos una vez que se ha prestado atención al tema) para lo cual deberá verificarse: · a) que ha ocurrido un error, y · b) cuál debería ser la corrección. Considerando a), la información incorrecta deberá ser objetivamente reconocible en la solicitud originalmente presentada (descripción, reivindicaciones y dibujos), por la persona del oficio, usando el conocimiento general común. Considerando b), la corrección deberá estar dentro de los límites de lo que la persona del oficio derivaría de manera directa y no ambigua, a partir de la solicitud originalmente presentada, usando el conocimiento general común, considerado objetivamente a la fecha de la presentación de la solicitud. La evidencia de lo que es el conocimiento común general a la fecha de la presentación puede ser suministrada de cualquier manera adecuada. La corrección deberá ser obvia en el sentido que sea inmediatamente evidente, es decir que, nada más que lo que se ofrece como corrección hubiera sido considerado. 4.7 Procedimiento para decidir si las enmiendas y las correcciones son aceptables PASOS PRELIMINARES
PROCEDIMIENTO PARA ENMIENDAS
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