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Regulación jurídica de las biotecnologíasCurso dictado por la Dra. Teodora Zamudio Equipo de docencia e investigación UBA~DerechoActualidad | Normativa | Jurisprudencia | Doctrina |Enlaces |Mapa de carpetas |
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El primer tipo básico de reivindicación (reivindicación de producto), puede incluir una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto químico o una mezcla de compuestos) así como también cualquier entidad física (p. ej. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de dirección que incorpora un circuito de realimentación automática"; "un vestido tejido comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones de transmisión y recepción". El segundo tipo básico de reivindicación (reivindicación para actividades) es aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP). 3.1.2 Hay casos en los cuales el solicitante redacta sus reivindicaciones de modo que, aunque redactadas de manera diferente, realmente caen dentro de la misma categoría y tienen efectivamente el mismo alcance. En estos supuestos, el examinador deberá tener en cuenta que la presencia de tales reivindicaciones diferentes puede ayudar al solicitante a obtener protección completa para su invención. Por consiguiente, aunque el examinador no deberá permitir una proliferación innecesaria de reivindicaciones independientes, como tampoco deberá adoptar un enfoque rígido o demasiado académico frente a la presencia de un número de reivindicaciones que están redactadas de manera diferente pero de efecto aparentemente similar. 3.1.3 Sujeto a que se satisfagan las condiciones de unidad de invención exigida por el art. 17 LP, una solicitud puede contener dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría cuando no sea apropiado, teniendo en cuenta el objeto propuesto por la solicitud, cubrir este objeto con una única reivindicación. Esto significa que el examinador podrá permitir dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría en casos apropiados con tal que haya un único concepto inventivo (art. 17 LP) y que las reivindicaciones en su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 RLP con relación a que las mismas deban ser claras y concisas (5.1). Al aplicar este principio el examinador deberá tener en cuenta los comentarios 3.1.2 en lo que concierne a reivindicaciones de alcance aparentemente similar. Hay otras circunstancias donde puede no ser apropiado cubrir el objeto propuesto de una invención con una reivindicación independiente única en una categoría particular, por ejemplo, cuando la invención se refiere al mejoramiento en dos artículos separados pero interrelacionados de manera tal que puedan venderse separadamente, pero que cada uno conlleva la misma idea inventiva, tal como una ficha y tomacorriente eléctrico, o un transmisor y receptor. Otro ejemplo, en el caso de una invención referida a circuitos eléctricos del tipo rectificador-puente, para el cual podría ser necesario incluir reivindicaciones independientes separadas para una disposición monofásica y polifásica que incorpore dichos circuitos, desde el momento en que el número de circuitos que se necesitan por fase es diferente en las dos disposiciones. Ejemplos adicionales son aquellos donde la invención radica en un grupo de compuestos químicos nuevos y hay un número de procedimientos para la fabricación de tales compuestos. 3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes 3.2.1 Todas las solicitudes podrán contener una o más reivindicaciones referidas a las características esenciales de la invención (reivindicación independiente). Cada una de dichas reivindicaciones puede ir seguida por una o más reivindicaciones referidas a “modos particulares de realización” de la invención. Es evidente que cualquier reivindicación referida a modos de realización particulares (reivindicación dependiente) también debe incluir efectivamente las características esenciales de la invención, y en consecuencia, debe incluir todas las características de al menos una reivindicación independiente. 3.2.2 El art. 22 inc. c) RLP establece “si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera deberá procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.” El párrafo relativo a “modos particulares o de realización de la invención” deberá interpretarse en un sentido amplio, entendiendo que el pliego reivindicatorio puede contener reivindicaciones de una misma categoría (por ej. categoría de entidad física como ser una reivindicación de producto seguida de otras reivindicaciones de producto que cubran los distintos modos particulares), como así también reivindicaciones de distintas categoría (por ejemplo categoría de entidad física y de actividad como ser una reivindicación para productos y una reivindicación de proceso para su elaboración) que cubren los distintos objetos (realización) que forman parte de la invención y se encuentran reunidos bajo un mismo concepto inventivo en general (art.17 LP). Aunque el art. 22 RLP establece que la reivindicación principal es la única independiente, cualquier otra reivindicación de igual o distinta categoría (entidad física o actividad) que contenga todas las características técnicas esenciales de la invención, aunque contenga una referencia a otra, también debe interpretarse como independiente y analizarse como tal.
Aunque la reivindicación n° 2 contiene una referencia a la reivindicación independiente n° 1, aquella también es una reivindicación independiente. Cualquier reivindicación que incluya todas las características de cualquier otra reivindicación es denominada “reivindicación dependiente”. Una reivindicación dependiente deberá contener, si es posible en su comienzo, una referencia a la reivindicación de la cual depende, lo cual significa que contiene todas sus características. Desde el momento en que una reivindicación dependiente no define por sí misma todas las características del objeto que reivindica, expresiones como “caracterizado por” no son necesarias en tal tipo de reivindicación, pero de todos modos son permitidas. Una reivindicación que define otras particularidades de la invención, puede contener todas las características de otra reivindicación dependiente, y debe por lo tanto referirse a dicha reivindicación. Asimismo, en algunos casos, una reivindicación dependiente puede definir una característica particular o características que pueden ser agregadas apropiadamente a más de una reivindicación previa (independiente o dependiente). Todas las reivindicaciones dependientes deberán agruparse juntas por el alcance y del modo más apropiado posible. El ordenamiento deberá ser tal que permita que la asociación de reivindicaciones conexas sea fácilmente determinado, y su significado en la asociación, fácilmente interpretado. El examinador deberá elevar una objeción si el arreglo de las reivindicaciones es tal que provoca falta de claridad en la definición del objeto a ser protegido. En general, sin embargo, cuando la correspondiente reivindicación independiente es admisible, el examinador no deberá preocuparse por el objeto propuesto en las reivindicaciones dependientes, partiendo de la base que está convencido de que ellas son verdaderamente dependientes y por lo tanto no amplían de ninguna manera el alcance de protección de la invención definida en la correspondiente reivindicación independiente (ver III, 3.1.3). 3.2.2.a. Si para las reivindicaciones independientes se adopta la forma de reivindicación en dos partes, las reivindicaciones dependientes podrán referirse a detalles adicionales de características no sólo de la parte característica sino también del preámbulo o exordio. Una reivindicación, ya sea independiente o dependiente, podrá referirse a distintas alternativas en la medida que estas alternativas sean de similar naturaleza y podrán ser claramente sustituidas unas por otras y también en la medida que el número y la presentación de alternativas en una reivindicación no le resten claridad o dificulten su interpretación (ver III, 7.4). 3.3 Referencias Una reivindicación podrá contener una referencia a otra reivindicación, incluso si no es una reivindicación dependiente como la definida en el art. 22 inc. c) primer párrafo RLP.
En todos estos ejemplos, el examinador deberá considerar cuidadosamente, por un lado el alcance de aquella reivindicación que contiene la referencia y que necesariamente incluye todas las características técnicas de la reivindicación a la que está referida y por otro lado, el alcance de aquellas que, aun conteniendo una referencia, no incluyen todas las características técnicas de la cláusula a la cual está referida (ver ejemplos en III, 3.3). Cabe señalar, que en las circunstancias donde no resulta apropiado cubrir el objeto propuesto de la invención con una reivindicación independiente única en una misma categoría, podrá ser necesario cubrir las diferentes alternativas a través de varias reivindicaciones independientes, las cuales no contedrán una referencia a otra.
En este caso el examinador estudiará cuidadosamente el alcance de tales reivindicaciones con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos en el art.17 LP. Si el concepto de unidad de invención se da por satisfecho, el examinador podrá aceptar dichas reivindicaciones con carácter de excepción cuando no sea posible una redacción adecuada empleando una cláusula independiente única en cumplimiento del art. 22 LP. En el caso de una reivindicación de un producto y reivindicaciones de procedimiento y uso referidas al producto, si el producto es patentable no es necesario investigar la patentabilidad de las reivindicaciones de procedimiento que inevitablemente conduce a la manufactura del producto y tampoco de las reivindicaciones de uso referidas a la cláusula de producto (ver IV, 9.8).
En cualquier otro caso, la patentabilidad de la reivindicación a la cual se hace referencia no implica necesariamente la patentabilidad de la reivindicación independiente que contiene la referencia.
Que el proceso de la reivindicación 1 sea patentable (es decir que sea novedoso, inventivo y demuestre aplicación industrial) no implica que el producto obtenido a través de él sea también materia patentable.(ver 3.4) 3.4 Reivindicaciones de producto por proceso Cuando un producto es difícil de definir por su estructura podrá ser definido adecuadamente por medio del proceso que permite obtenerlo. Si el proceso es correctamente descripto, conducirá inevitablemente a la obtención del producto en cuestión. En otras palabras, el hecho que un producto sea obtenido por un proceso que demuestra ser novedoso e inventivo, no garantiza que el producto sea nuevo e inventivo. Pero si no existen dudas de que el producto definido por un proceso es nuevo e inventivo, una reivindicación de “producto por proceso” es aceptable (ver 4.7.b). Se define como reivindicación de “producto por proceso” a una reivindicación de producto (entidad física) que se caracteriza a través de parámetros de un proceso (actividad). 3.4.1 Cuando se emplean reivindicaciones de producto por proceso: Se emplearán reivindicaciones de este tipo cuando no exista otra manera de definir al producto debido a que: · Es difícil definir al producto por su estructura. · No existen en la memoria descriptiva de la solicitud parámetros inherentes al producto que permitan ser incorporados a las reivindicaciones para su definición clara y completa. · Existen parámetros pero resultan insuficientes o incorrectos para definir el producto. 3.4.2 El examinador deberá tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas al momento de evaluar la novedad de las reivindicaciones del tipo “producto por proceso” por cuanto que las mismas caracterizan al producto por su proceso de obtención y no sus características intrínsecas específicas (estructura, composición, parámetros físico-químicos etc.). En otras palabras, que un proceso sea nuevo e inventivo no le confiere necesariamente novedad y actividad inventiva al producto que de él se obtiene. Las reivindicaciones de “producto por proceso” deberán ser interpretadas en el sentido absoluto, es decir tomando al producto independientemente de su proceso de obtención. La reivindicación de producto como tal debe implicar una solución técnica a un problema técnico, la cual no es obvia a la luz del estado de la técnica. 3.4.3. El examinador deberá determinar sí: · existe evidencia de que el proceso conduce inequívocamente a productos diferentes de los revelados por el estado de la técnica y que además dichas diferencias no sean obvias, o bien que a través de las modificaciones introducidas en los parámetros del proceso resulta otro producto (art. 4 LP), es decir que la evidencia demuestre que el producto es patentable per se; · la evidencia se corresponde con parámetros inherentes al producto; · el producto que se reivindica pierde novedad si no se define estructuralmente, ni se mencionan todas las condiciones específicas necesarias para obtener el producto cuya novedad debe ser demostrada (por ejemplo por medio de test comparativos). 3.4.4 Habiendo determinado que el producto es patentable “per se”, tal como se indica en el punto anterior, el examinador deberá analizar la redacción de las reivindicaciones de “producto por proceso”. Las reivindicaciones de producto por proceso deben caracterizarse a través de todas las etapas que son esenciales y que conducen inevitablemente al producto que se pretende proteger. Tal es el caso de las reacciones químicas, las que rara vez conducen a un producto único, debiendo ser necesario indicar no sólo los materiales de partida y los parámetros de proceso sino también por ejemplo, el método por el cual la mezcla de reactantes fue tratada. Además: La ANP aceptará definir las reivindicaciones de “producto por proceso” combinando características de proceso con características estructurales de producto (reivindicaciones híbridas). 3.4.5 Cuando en la memoria descriptiva no exista evidencia suficiente, para establecer que el proceso de la invención al que se reconoce materia patentable, conduce a productos nuevos e inventivos, el examinador deberá rechazar, en instancias del examen de fondo, las cláusulas de “producto por proceso” basándose en que: No existe prueba suficiente en la memoria descriptiva de que el proceso patentable le confiera características nuevas e inventivas al producto que de él se obtiene, por lo que las cláusulas de “producto por proceso” no satisfacen los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 LP y en consecuencia deben ser eliminadas. El solicitante podrá aportar mediante un escrito aparte, datos comparativos que permitan establecer unívocamente que los productos obtenidos por el proceso de la invención son efectivamente nuevos e inventivos. Aunque no se permitirá caracterizar al producto por dichos nuevos parámetros, sí se podrán aceptar las cláusulas de “producto por proceso” (ver III, 3.4). 4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones4.1 Tanto las reivindicaciones individuales como consideradas en su totalidad deben ser claras. La claridad de las reivindicaciones adquiere gran importancia puesto que su función es definir el objeto por el cual se solicita protección. Dado las diferencias en el alcance de la protección que puede ser adjudicada a las distintas categorías de reivindicaciones, el examinador deberá asegurarse que los términos utilizados en una reivindicación no dejen dudas respecto a su categoría. 4.2 Cada reivindicación deberá ser leída dando a las palabras el significado y el alcance que ellas tienen normalmente en el arte previo, salvo que, en casos particulares, la descripción otorgue a las palabras un significado especial, ya sea mediante una definición explícita o de otro modo. Más aún, si este significado especial se presenta, el examinador deberá requerir que la reivindicación sea corregida de modo que el significado de ésta sea claro por la sola lectura de la misma. Las reivindicaciones deben también ser leídas tratando de extraer el sentido técnico de las mismas. Dicha lectura puede involucrar un alejamiento del estricto significado literal de las palabras utilizadas en las reivindicaciones. 4.3 Cualquier inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción deberá evitarse. Esto puede arrojar duda sobre la extensión de la protección y por lo tanto derivar en reivindicaciones poco claras. Tales inconsistencias pueden ser de los siguientes tipos: a) Simple inconsistencia verbal
b) Inconsistencia respecto a aparentes características esenciales
c) Parte de la materia técnica de la descripción y/o los dibujos no es cubierta por las reivindicaciones.
No obstante, si como consecuencia del examen de fondo se introduce limitaciones a las reivindicaciones, el examinador deberá prestar atención a que las mismas no introduzcan falta de claridad en la memoria descriptiva (por ejemplo cuando se introduce en las reivindicaciones un “disclaimer” como consecuencia de un antecedente que afecta la novedad). 4.3a Declaraciones generales en la descripción que implican que el alcance de la protección puede ser extendido de modo no definido ni preciso (generalmente al final de la descripción), deberán ser objetadas. En particular, se deberá objetar cualquier afirmación que pretenda ampliar el alcance de la protección fundado en el “espíritu” de la invención. También se deberá elevar una objeción, en los casos en que se reivindica una combinación de características, cuando se haga cualquier declaración que diga que la protección se solicita no solo por la combinación en su conjunto, sino por características individuales o sub-combinaciones, sin que las mismas hayan sido específicamente definidas. 4.4 Una reivindicación independiente deberá especificar claramente todas las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto que tales características estén implícitas en los términos genéricos utilizados, por ej.: una reivindicación por una “bicicleta” no necesita mencionar la presencia de ruedas. Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para producir el producto de la invención, el procedimiento, tal como se lo reivindica, deberá ser tal que, cuando se lleva a cabo de manera que resulte razonable para una persona experta en el arte, necesariamente tenga como resultado final dicho producto particular; de otra manera hay inconsistencia interna y por lo tanto falta de claridad en las reivindicaciones. En el caso de reivindicar un producto, si el producto es bien conocido, y la invención consiste en la modificación de ciertos aspectos, es suficiente que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique que aspecto se modifica y de que manera. Cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones deberán ser redactadas de modo de incluir todas las características técnicas de la invención que sean esenciales para conseguir el efecto técnico. 4.5 Se sugiere no utilizar en las reivindicaciones términos ambiguos como “angosto”, “ancho” o “fuerte”, a menos que el término tenga un significado reconocido en una aplicación particular, por ej. “alta frecuencia” con relación a un amplificador, y este sea el significado que se pretende dar. Si el término no tiene un significado reconocido deberá, si es posible, ser reemplazado por uno más preciso que se encuentre en alguna otra parte de la divulgación original. Cuando no haya base en la divulgación para una definición clara, y el término no sea esencial, teniendo en cuenta la invención, deberá normalmente ser aceptado en la reivindicación, ya que su eliminación implicaría una ampliación del objeto mas allá del contenido de la solicitud tal como se presentó originalmente, y en consecuencia resultará en una contravención al art. 19 RLP. Sin embargo un término poco claro no puede permitirse en una reivindicación si dicho término es esencial para la invención. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado por el solicitante para diferenciar su invención del arte previo. 4.5a El solicitante debe prestar particular atención al emplear la palabra “casi” o “aproximadamente”. Tales palabras pueden ser usadas por ejemplo para un valor particular (por ej. “casi 100º C”), o para un rango (por ej. “casi x por casi y”). En cada caso, el examinador deberá utilizar su criterio para determinar si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto. Sin embargo, dichas palabras solo podrán permitirse si su presencia no impide que la invención pueda distinguirse sin ambigüedades del arte previo en lo que respecta a novedad y actividad inventiva. 4.5b El uso de marcas comerciales y expresiones similares en reivindicaciones no deberá permitirse a menos que su uso sea ineludible; ellas podrán emplearse excepcionalmente si son generalmente reconocidas con un significado preciso (ver también II, 4.16 y 4.17). 4.6 Expresiones como "preferentemente”, "por ejemplo”, "tales como" o "más particularmente" deberán observarse cuidadosamente para asegurar que ellas no introduzcan ambigüedad. Las expresiones de este tipo no tienen efecto limitante sobre el alcance de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquier expresión de este tipo deberá ser considerada totalmente opcional. 4.7 El área definida por las reivindicaciones deberá ser tan precisa como lo permita la invención. Como regla general, no deberán ser permitidas reivindicaciones que pretendan definir la invención o bien una determinada característica, por medio del resultado a ser alcanzado. Sin embargo, se podrán permitir si la invención solo puede ser definida en tales términos y si el resultado puede ser directa y positivamente verificado por pruebas o procedimientos adecuadamente especificados en la descripción y comprendiendo nada más que prueba y error. Por ejemplo, la invención podrá referirse a un cenicero en el cual un cigarrillo encendido se extinguirá automáticamente debido al perfil y dimensiones relativas del cenicero. Lo último puede variar considerablemente de modo difícil de definir, mientras que se mantiene el efecto deseado (para características funcionales ver 2.1 y 6.5). Desde el momento que la reivindicación especifica la construcción y forma del cenicero tan claramente como sea posible, podrá definir las dimensiones relativas por la referencia al resultado a ser alcanzado, siempre que la especificación incluya indicaciones adecuadas para permitir al lector determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de prueba de rutina.
4.7a Cuando la invención se refiere a un compuesto químico, este podrá caracterizarse en una reivindicación de diversas maneras, por ej. por su fórmula química, como producto de un procedimiento, o excepcionalmente por sus parámetros. Los parámetros son valores característicos, que podrán ser valores de propiedades directamente mensurables (por ej. el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión de un acero, la resistencia de un conductor eléctrico) o podrán ser definidos por combinaciones matemáticas variables en forma de fórmulas. Por regla general, no se deberá permitir caracterizar un compuesto químico únicamente por sus parámetros. Sin embargo, será permisible en los casos donde la invención no puede definirse adecuadamente de ninguna otra manera, con tal que esos parámetros puedan ser determinados en forma clara y precisa, ya sea por lo indicado en la descripción o por procedimientos objetivos que son usuales en el arte. Lo mismo se aplica a una característica vinculada a un procedimiento que es definido por parámetros. Casos en que son empleados parámetros no usuales, o se utiliza un aparato no accesible para medir el/los parámetro/s, deberán examinarse detenidamente, puesto que ellos podrán disfrazar la carencia de novedad (ver IV, 7.5). 4.7b Reivindicaciones para productos definidas desde el punto de vista de un procedimiento de fabricación serán admisibles únicamente si los productos como tales cumplen los requerimientos de patentabilidad, por ej. que sean nuevos e inventivos. Un producto no será considerado novedoso por el solo hecho que es producido por medio de un procedimiento nuevo. Una reivindicación que define un producto desde el punto de vista de un procedimiento deberá ser interpretada como una reivindicación del producto como tal y la reivindicación deberá tomar preferentemente la forma "Producto X obtenible por el procedimiento Y", o cualquier redacción equivalente, en lugar de "Producto X obtenido por el procedimiento Y" (ver III, 3.4). 4.8 Si una reivindicación comenzara con palabras tales como: "Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc....", esto deberá ser interpretado como un aparato adecuado para efectuar el procedimiento. Si un documento perteneciente al estado de la técnica revelara un aparato que de otra manera poseyese todas las características especificadas en las reivindicaciones, pero que no fuese adecuado para el propósito indicado, o que requiriese de modificaciones que permitiera darle ese uso, no deberá, normalmente ser considerado como anticipando la reivindicación. Consideraciones similares se aplicarán a reivindicaciones para un producto con un uso particular. Por ejemplo si una reivindicación se refiere a "Un gancho para una grúa" esto implica p. ej. fortaleza y dimensiones particulares en el gancho. Por lo tanto, el gancho de un anzuelo de caña de pescar no podrá anticipar nunca tal reivindicación, pero un gancho que tenga la fortaleza y dimensiones necesarias y poseyese todas las otras características especificadas en la reivindicación, privará a la reivindicación de novedad independientemente de haberse indicado su uso en una grúa o no. De la misma manera, una reivindicación por una sustancia o composición para un uso particular deberá interpretarse como significando una sustancia o composición adecuada para el uso indicado; un producto conocido que a prima facie es igual que la sustancia o la composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma que lo torna inadecuado para el uso indicado, no privará a la reivindicación de novedad, pero si el producto conocido está en una forma en la que es de hecho conveniente para el uso indicado, aunque nunca se haya descripto para ese uso, privará a la reivindicación de novedad (para uso en un método de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico (ver IV, 4.2). 4.8a Cuando una reivindicación por un aparato busca definir la invención por referencias a características del uso al que el aparato está destinado, puede resultar en una falta de claridad. Tal es el caso particular donde las reivindicaciones no sólo definen a una entidad por sí misma, sino que especifican su relación con una segunda entidad la cual no es parte de la entidad reivindicada. Antes de considerar una restricción a la combinación de dos entidades deberá recordarse siempre que el solicitante tiene derecho a una protección independiente de la primer entidad per se, aún si esta fue inicialmente definida por su relación con la segunda entidad. Puesto que la primer entidad puede a menudo ser producida y comercializada independientemente de la segunda entidad, usualmente será posible obtener una protección independiente a través de una redacción adecuada de las reivindicaciones (por ejemplo por reemplazo de la palabra conectado por conectable). Si no fuese posible dar una definición clara de la primera entidad per se, entonces la reivindicación estará dirigida a una combinación de la primera y la segunda entidad (por ejemplo motor con una cabeza de cilindro o motor que comprende una cabeza de cilindro). La ANP permitirá definir las dimensiones y forma de la primer entidad en una reivindicación independiente por referencia generales a las dimensiones y a la forma de una segunda entidad, la cual no forma parte de la primera entidad reivindicada pero que se relaciona con ésta a través de su uso. Esto se aplica particularmente cuando las medidas de una segunda entidad sean en la misma forma estandarizadas (por ej. el montaje de un soporte para la patente de un vehículo, donde el marco del soporte y los elementos de fijación son definidos con relación a la forma exterior de la chapa patente). Sin embargo, referencias a una segunda entidad, la cual podrá no ser considerada como sujeto a estandarización, podrá también ser suficientemente claro en los casos en que la persona experta en la materia tuviera alguna pequeña dificultad para inferir la restricción resultante del alcance de la protección para la primer entidad (por ejemplo una lámina de cobertura para emplearse en la envoltura de fardos agrícolas, donde el largo y ancho de la misma son definidos en función de la circunferencia ancho y diámetro del fardo). Esto no implica necesariamente que tales reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la segunda entidad ni que ellas deban referirse a una combinación de la primera y la segunda entidad. Específicamente la longitud, el ancho y/o la altura de la primer entidad sin referencia a la segunda podrá resultar en una falta de garantía respecto de los límites del alcance de la protección. 4.8b Para evitar ambigüedad en el pliego reivindicatorio, se deberá tener especial cuidado al valorar reivindicaciones que emplean el término “en” para definir la relación entre diferentes entidades físicas tales como aparato, producto o entre entidades físicas y actividades como ser entre producto y uso o entre diferentes actividades. Ejemplos de reivindicaciones redactadas de esta forma son las que siguen:
En los ejemplos 1 a 3 el énfasis está puesto en el funcionamiento completo de las sub-unidades (cabezal de cilindro, dial detector de tono, método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura) más bien que en la unidad completa en la cual sub-unidad está contenida (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso). Esto puede crear falta de claridad si la protección buscada está limitada a la sub-unidad “per se” o sobre la unidad como un todo. Por razones de claridad este tipo de reivindicaciones deberán estar dirigidas en cada caso a una unidad con (o que comprende) una sub-unidad (por ejemplo un motor de cuatro tiempos que comprende un cabezal de cilindro) o bien una sub-unidad definida per se especificando su propósito (por ejemplo un cabezal de cilindro para un motor de cuatro tiempos). Lo antedicho podrá ser seguido sólo si el solicitante lo desea y sólo si existe un fundamento para esto en la divulgación original de acuerdo con el art. 19 RLP. Con reivindicaciones del tipo indicadas en el punto 4, el uso de la palabra “en” a veces genera falta de claridad si la protección es buscada para la mejora solamente o para todas las características definidas en la reivindicación. Aquí también es esencial asegurar que la redacción sea clara. Sin embargo reivindicaciones del tipo “uso de una sustancia como un anticorrosivo en composiciones de pintura o lacas pinturas” serán aceptables aplicando el concepto del segundo uso no médico (ver IV, 7.6 segundo párrafo). 4.9 A efectos del examen de fondo, una reivindicación de "uso" de una forma tal como "el uso de sustancia X como un insecticida" deberá observarse como equivalente a una reivindicación de "procedimiento" de la forma "un procedimiento para matar insectos que usa sustancia X". De este modo, una reivindicación de la forma indicada no deberá interpretarse como dirigida a la sustancia X reconocible (p. ej. por aditivos adicionales) sino como destinada al uso de un insecticida. Similarmente, una reivindicación para "el uso de un transistor en un circuito amplificador" sería equivalente a una reivindicación de “procedimiento de amplificación que usa un circuito que contiene el transistor” y no deberá interpretarse como dirigido a “un circuito amplificador en el que se usa el transistor", ni a "un procedimiento para usar el transistor en construir tal circuito". (ver Parte C, cap. IV, punto 4). 4.10 Las reivindicaciones no deberán, con respecto a las características técnicas de la invención, hacer referencias a la descripción o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. En particular, tales referencias no deberán indicarse normalmente como "tal como lo descripto en parte... de la descripción", o "como lo ilustrado en la Figura 2 de los dibujos". Deberá observarse enfáticamente la redacción de la cláusula. La carga está sobre el solicitante, quien deberá demostrar que es absolutamente necesario hacer referencia a la descripción o a los dibujos en casos apropiados. Un ejemplo de una excepción permisible será cuando la invención involucra alguna forma particular, ilustrada en los dibujos, pero que no puede fácilmente definirse o en palabras o por una fórmula matemática simple. Otro caso especial es cuando la invención se refiere a productos químicos para los cuales algunas de sus características pueden definirse únicamente por medio de gráficos o diagramas. Otro caso especial adicional es cuando la invención se caracteriza por medio de parámetros. En la medida que las condiciones para definir la invención de esta manera se cumplan (ver 4.7a), entonces la definición de la invención deberá surgir totalmente y por sí misma de la reivindicación toda vez que esto sea razonablemente factible. En principio, el método de medida es necesario para una definición no ambigua del parámetro. El método de y medios para la medida de los valores de parámetro no necesitan estar en las reivindicaciones cuando: a) la descripción del método es tan larga que su inclusión haría a la reivindicación poco clara por falta de concisión o difícil de comprender; en ese caso la reivindicación debería incluir una referencia a la descripción; b) una persona experta en el arte sabría que método emplear, por ej. porque hay un único método o porque un método particular es utilizado comúnmente; c) todos los métodos conocidos dan el mismo resultado (dentro de los límites de exactitud de medida). Sin embargo, en todos los otros casos el método de y los medios para la medida deberán incluirse en las reivindicaciones desde el momento que las reivindicaciones definen el objeto por el que se busca protección (art. 22 LP). 4.11 Si una solicitud contiene dibujos y la comprensión de las reivindicaciones podrá ser mejorada estableciendo una conexión entre las características mencionadas en las reivindicaciones y los correspondientes signos de referencia de los dibujos, resultará apropiado incluir luego de las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones los signos de referencia entre paréntesis. Si existen numerosas modalidades de realización, sólo las referencias de la modalidad más importante será necesario incluir en la/s reivindicación/es independiente/s. Si las reivindicaciones se redactan siguiendo la modalidad de dos partes (art. 22 inc. (a) RLP), los signos de referencia de los dibujos no sólo deben incorporarse a la parte característica sino también al exordio de la reivindicación. Los signos de referencia incluidos en las reivindicaciones no deberán interpretarse como una limitación al alcance de la materia protegida en las mismas, ellas sólo cumplen la función de hacer más fácil su entendimiento. En ese caso no habrá objeción en contra de la inclusión de una declaración general en la descripción de que los signos de referencia no deberán interpretarse como una limitación a las reivindicaciones. En el caso que el solicitante agregara texto a los signos de referencia entre paréntesis ubicados en las reivindicaciones, podría implicar falta de claridad (art. 22 RLP). Expresiones tales como “medios de seguridad (tornillo 13, aguja 14)” o “el conjunto de válvulas (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, el asiento de válvula 28)” no son signos de referencia en el sentido indicado más arriba, sino por el contrario son características especiales. Consiguientemente resulta poco claro en qué medida las características agregadas a los signos de referencia son una limitación o no. En consecuencia, tales características entre paréntesis no serán generalmente permisibles. Sin embargo, referencias adicionales a esas figuras en donde los signos de referencia particulares deben ser encontrados, como "(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)”, no serán objetables. La falta de claridad puede aparecer también con expresiones entre paréntesis que no incluyan signos de referencia, p. ej. " (concreto) ladrillo moldeado". En contraste, expresiones entre paréntesis con un significado generalmente aceptado son admisibles, p. ej. "(meta)acrilato" que es conocido como una abreviatura para "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en fórmulas matemáticas o químicas tampoco será objetable.
4.12 Generalmente, el objeto propuesto por una reivindicación se define por medio de características positivas. Sin embargo, el alcance de una reivindicación podrá ser limitado por medio de una "característica negativa" o exclusión (disclaimer); en otros términos, un elemento claramente definido por características técnicas podrá expresamente excluirse de la protección reivindicada, por ejemplo, a fin de cumplimentar el requerimiento de novedad. Un disclaimer o característica negativa podrá usarse únicamente cuando el resto del objeto propuesto reivindicado no pueda definirse de una manera mas clara y concisa por medio de características positivas. El arte previo específico podrá ser excluido por medio de una característica negativa, incluso en ausencia de soporte para el objeto excluido en la solicitud original. Sin embargo, se deberá tener especial cuidado que la redacción del disclaimer no infrinja lo establecido en el art. 19 RLP.
4.13 Mientras que en el lenguaje cotidiano la palabra “comprende” puede tener ambos significados, es decir: incluye o contiene, en la redacción legal de reivindicaciones de una patente de invención requiere ser interpretado en el sentido más amplio como sinónimo de incluye, contiene o abarca. Por otro lado si una reivindicación para un compuesto químico se caracterizara por consistir de los componentes A, B y C expresados por sus proporciones porcentuales, el término “consiste en” excluirá la posibilidad de cualquier componente adicional, y en consecuencia los porcentajes indicados en la reivindicación deberán ascender al 100 %. 5.Concisión, número de reivindicaciones5.1 El requerimiento de que las reivindicaciones sean concisas se refiere a las reivindicaciones en su totalidad así como a las reivindicaciones individuales. El número de reivindicaciones deberá ser considerado en relación a la naturaleza de la invención que el solicitante desea proteger. La indebida repetición de palabras, por ej. entre una reivindicación y otra, deberá ser evitada mediante la utilización de la forma dependiente de reivindicaciones (referencias literales a reivindicaciones precedentes). Con respecto a reivindicaciones independientes en la misma categoría, ver III 3.1.3. En lo que hace a las reivindicaciones dependientes, mientras no se hace objeción a un numero razonable de dichas reivindicaciones dirigidas a características particulares de la invención, el examinador deberá objetar una multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial. 6. Soporte en la descripción6.1 Las reivindicaciones deberán estar soportadas por la descripción. Esto significa que deberá haber una base en la descripción para sustentar el objeto cubierto por cada reivindicación. El alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el justificado por el alcance de la descripción y los dibujos. 6.2 La mayoría de las reivindicaciones serán generalizaciones de uno o más ejemplos particulares. El alcance de generalización permisible es un tema que el examinador deberá juzgar en cada caso particular a la luz del arte previo relevante. Así, una invención que abre un campo nuevo habilita a una mayor generalidad en las reivindicaciones que otra invención que está vinculada con adelantos en una tecnología conocida. Una adecuada redacción de la reivindicación será aquella que no sea tan amplia que vaya más allá del alcance de la invención, ni tan limitada que prive al solicitante de una justa protección por la divulgación de su invención. Se deberá permitir al solicitante que cubra a través de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él ha descripto. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o usos que el solicitante les atribuye en la descripción, le será permitido que redacte sus reivindicaciones en concordancia con ello. Después de la fecha de depósito, sólo podrá hacerlo si no contraviene lo dispuesto por el art. 19 LP. 6.3 Por regla general, una reivindicación deberá considerarse apoyada por la descripción a menos que excepcionalmente haya razones bien fundadas para creer que un experto de nivel medio será incapaz, sobre la base de la información dada en la solicitud tal como fue presentada, de extender las enseñanzas particulares de la descripción a la totalidad del campo reivindicado, usando los métodos de experimentación de rutina o de análisis. El soporte deberá ser sin embargo de carácter técnico; afirmaciones o declaraciones vagas, sin ningún contenido técnico no proveerán sustento a lo reivindicado. El examinador deberá realizar una objeción de falta de sustento únicamente si tiene razones bien fundadas. Cuando se eleva una objeción, las razones deberán preferentemente estar apoyadas específicamente por un documento publicado. 6.4 El tema del soporte en la descripción es ilustrado por los ejemplos que se exponen a continuación: a) una reivindicación se refiere a un procedimiento para el tratamiento de toda clase de "material de propagación de plantas" sometiendo a las mismas a un choque controlado de frío para provocar resultados específicos, en tanto la descripción revela el procedimiento aplicado a un solo de tipo de planta. Desde el momento que es bien conocido que las plantas varían ampliamente sus propiedades, hay razones bien fundadas para creer que el procedimiento no es aplicable a todas las plantas de siembra. A menos que el solicitante pueda proveer una evidencia convincente que el procedimiento es aplicable en general, deberá restringir su reivindicación al tipo particular de planta al que se refirió en la descripción. Una mera afirmación que el procedimiento es aplicable a todas las plantas de siembra no es suficiente; b) una reivindicación se refiere a un método específico de "moldeo de resina sintética" para obtener ciertos cambios en las características físicas. Todos los ejemplos descriptos se refieren a resinas termoplásticas y el método es tal que parece inapropiado para resinas termorígidas. A menos que el solicitante pueda proveer evidencia que el método es aplicable a las resinas termorígidas, deberá restringir su reivindicación a resinas termoplásticas. Se deberá hacer notar que, aunque una objeción de falta de sustento en la descripción sea una objeción de acuerdo a lo establecido por el art. 22 LP y RLP puede frecuentemente, (como en los ejemplos antes indicados) ser también considerada como una objeción de insuficiencia de la divulgación de la invención bajo los términos del art. 20 LP y RLP basando la objeción en que la divulgación es insuficiente para permitir que una persona experta lleve a cabo la "invención" sobre la totalidad del amplio campo reivindicado (aunque suficiente con respecto a una invención limitada). En el examen de fondo, es indistinto si la objeción se realiza argumentando falta de sustento (art. 22 LP y RLP) o insuficiencia en la divulgación (art. 20 LP); aunque en caso de conflicto con terceras partes el único argumento válido será el de la insuficiencia en la divulgación. 6.5 Una reivindicación podrá definir ampliamente una característica en términos de su función, aún cuando se ha dado para esa característica un único ejemplo en la descripción, si el lector experto pudiese apreciar que podrían usarse para la misma función otros medios. Por ejemplo, "medios detectores de posición final" en una reivindicación podrán estar soportados por un único ejemplo que comprende una llave conmutadora de fin de carrera, siendo obvio para la persona experta que por ej. una célula fotoeléctrica podría usarse en su lugar. Sin embargo, si el contenido entero de la solicitud es tal que transmite la impresión que una función será llevada a cabo de una manera particular, sin ninguna indicación que contemple la utilización de medios alternativos, y una reivindicación se formulara de tal manera que incluyera otros medios, o todos los medios, para desarrollar la misma función, entonces corresponderá una objeción. Además, podrá no ser suficiente que la descripción afirme meramente y en términos vagos que otros medios pueden adoptarse, si no es aclarado razonablemente cuales podrían ser o como podrían ellos utilizarse. Cuando cierto objeto es descripto claramente en una reivindicación de la presentación original de la solicitud, pero no es mencionado en ninguna parte de la descripción, será permisible enmendar la descripción para que incluya este objeto. Cuando la reivindicación es dependiente, será suficiente si se menciona en la descripción que la reivindicación describe una realización particular de la invención (ver II, 4.5). 7. Unidad de invención7.1 El art. 17 LP establece que: “La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente”. La segunda de estas alternativas, es decir, un grupo relacionado por un concepto único, podrá dar origen a una pluralidad de reivindicaciones independientes dentro de una misma categoría (como en los ejemplos dados en “categorías de reivindicaciones”) (ver III, 3.1.3), pero el caso más usual será el de una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorías diferentes. 7.2 El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 LP deberá ser una relación técnica se exprese en las reivindicaciones en términos de las mismas o correspondientes características técnicas especiales. La expresión “características técnicas especiales” significará, en cualquier reivindicación, las características técnicas especiales o características que definen una contribución que la invención reivindicada, considerada como un todo, realiza sobre el arte previo. Una vez que las características técnicas especiales de cada invención hayan sido identificadas, se deberá determinar si hay o no una relación técnica entre las invenciones y más aún, si esta relación involucra o no estas características técnicas especiales. Por otra parte, no será necesario que las características técnicas especiales en cada invención sean las mismas. La relación requerida podrá encontrarse entre las características técnicas correspondientes. Un ejemplo de esta correspondencia podría ser el siguiente: En una reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia (elasticidad) podría ser un resorte de metal, mientras que en otra reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia puede ser un bloque de goma. Una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorías diferentes podrán constituir un grupo de invenciones enlazadas de esta forma de modo de constituir un único concepto inventivo general. Se permitirá la inclusión de cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de categorías diferentes en la misma solicitud: (i) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto, y una reivindicación independiente para el uso de dicho producto; o (ii) además de una reivindicación independiente para un proceso dado, una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso; o (iii) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso. Sin embargo, mientras un grupo único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones (i), (ii) o (iii) anteriores sea siempre permitido, un examinador no estará obligado a aceptar una pluralidad de dichos grupos que podrían surgir por la aplicación adicional de lo estipulado en III, 3.1.3 (art. 17 LP). La proliferación de reivindicaciones que surja de un efecto combinado de esta clase deberá ser aceptada sólo excepcionalmente. 7.3 Es esencial que un único concepto inventivo general enlace las reivindicaciones en las diferentes categorías. La presencia en cada reivindicación de expresiones tales como “adaptado especialmente” o “diseñado específicamente” no implicará necesariamente que un único concepto inventivo general está presente. El requerimiento de que el proceso sea especialmente adaptado para la fabricación de un producto se cumplimenta si el proceso reivindicado inherentemente da por resultado el producto reivindicado. La expresión “especialmente adaptado” no implicará que el producto no pueda ser también fabricado por un proceso diferente. Tampoco implicará que un proceso similar de fabricación no pueda también ser utilizado para la fabricación de otros productos. El requerimiento de que el aparato o medios sean específicamente diseñados para llevar a cabo el proceso, se cumplimenta si el aparato o los medios son apropiados para llevar a cabo el proceso y si hay una relación técnica tal como se definió previamente entre el aparato reivindicado o los medios y el proceso reivindicado. No será suficiente para la unidad de invención que el aparato o los medios sean solamente capaces de utilizarse para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la expresión “diseñado específicamente” no excluirá que el aparato o los medios puedan también ser utilizados para llevar a cabo otro proceso, o que el proceso pueda también desarrollarse en un aparato o medios alternativos. 7.3a La unidad de invención deberá considerarse que existe en el contexto de los productos intermediarios y finales donde: · los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir que sus estructuras químicas básicas son las mismas o, sus estructuras químicas están estrecha y técnicamente relacionadas incorporando el intermediario un elemento estructural esencial dentro del producto final; y · los productos intermediarios y los productos finales están técnicamente interrelacionados, significando esto que el producto final se fabrica directamente a partir del intermediario o se separa de él mediante un número pequeño de intermediarios conteniendo todos el mismo elemento estructural esencial. La unidad de invención podrá también estar presente entre productos final e intermediario cuyas estructuras no son conocidas, por ejemplo, como entre un intermediario que tiene una estructura conocida y un producto final que tiene una estructura desconocida o como entre un intermediario de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. En tales casos, deberá haber suficiente evidencia para conducir al examinador a concluir que los productos intermediarios y finales están estrecha y técnicamente relacionados como, por ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial como el producto final o incorpora un elemento esencial dentro del producto final. Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la preparación de un producto final, podrán reivindicarse siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final no deberán separarse en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario que no es nuevo. Cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes estructurales diferentes del producto final, la unidad de invención no deberá exigirse que esté presente entre los intermediarios. Si los intermediarios y los productos finales son familias de compuestos, cada compuesto intermediario deberá corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, alguno de los productos finales podrá no tener compuesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios de tal forma que las dos familias no necesitarán ser absolutamente congruentes. El solo hecho de que, además de la capacidad de usarse para producir los productos finales, los intermediarios también exhiben otros efectos posibles o actividades, no deberá perjudicar la unidad de invención. 7.4 Las formas alternativas de una invención podrán ser reivindicadas tanto en una pluralidad de cláusulas independientes, como se indica en III, 7.1, o en una sola reivindicación (ver, III, 3). En el último caso la presencia de las dos alternativas como formas independientes podrá no ser inmediatamente evidente. En ambos casos, sin embargo, deberá aplicarse el mismo criterio para decidir si hay unidad de invención o no, aunque luego la falta de unidad de invención podrá existir también dentro de una reivindicación única. 7.4 a Cuando una reivindicación única (química o no química) defina múltiples alternativas, tal como ocurre con el llamado agrupamiento Markush (“reivindicaciones del tipo Markush”), la unidad de invención deberá considerarse presente cuando las alternativas son de naturaleza similar (ver III, 3.2.2a). Cuando el agrupamiento Markush es para alternativas de compuestos químicos, deberán considerarse como que son de naturaleza similar cuando: · todas las alternativas tienen una propiedad o actividad común, y; · existe una estructura común, es decir un elemento estructural significativo es compartido por todas las alternativas, o todas las alternativas pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en el arte, al cual pertenece la invención. Un “elemento estructural esencial está compartido por todas las alternativas” cuando los compuestos comparten una estructura química común que ocupa una parte importante de sus estructuras, o en caso de compuestos que tienen en común sólo una pequeña parte de sus estructuras, la estructura comúnmente compartida constituye una porción estructuralmente distintiva en vista del arte previo existente. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales enlazados. Las alternativas pertenecen a una “clase reconocida de compuestos químicos”, si se espera por el conocimiento en el arte que los miembros de la clase se comportaren de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada, es decir, que cada miembro puede sustituirse uno por el otro, con la expectativa de que el mismo resultado pretendido pueda ser alcanzado. Si pudiera demostrarse que al menos una alternativa de Markush no es nueva, la unidad de invención debe ser reconsiderada. 7.5 Si el objeto de una reivindicación se caracteriza por un número de características individuales que presentan una interrelación técnica (combinación) o bien, constituyen una yuxtaposición de dichas características técnicas; ello no implicará que exista falta de unidad de invención. El examinador deberá interpretar una reivindicación de este tipo como un |
