Índice de esta clase:
- Hecho
constitutivo del bien inmaterial tutelable.
-
Titularidad y elementos distintivos del derecho.
-
Hechos impeditivos de la constitución del bien
inmaterial o del ejercicio del derecho.
-
Extinción, caducidad, nulidad y agotamiento del derecho
El ámbito
en el que se reconoce un derecho absoluto de
utilización de las creaciones intelectuales es muy distinto de
aquél en que se tutela la paternidad del
creador;
Îel
primero sólo se reconoce para determinados tipos de creaciones mientras que
Îla
segunda puede ser invocada frente a cualquier creación intelectual;
Îel
primero concierne a la creación intelectual objetivamente considerada;
Îla
segunda, más precisamente, al acto de creación.
ÎEl primero
se integra como consecuencia de un supuesto constitutivo que se relaciona
con el de la naturaleza en bien material de la creación intelectual
correspondiente al tipo legalmente considerado, constitución de un bien
inmaterial normativamente disciplinado.
El presupuesto de la tutela es, en
todo caso, la existencia de una creación intelectual. La creación intelectual
debe ser exteriorizada para poder constituir un bien inmaterial, pero no es
suficiente la mera exteriorización para ostentar un derecho absoluto de
utilización. Es necesario poner en práctica la creación: su uso -genéricamente
hablando- objetiva plenamente la creación, en algunos casos; en otros, una
declaración constitutiva de la autoridad competente: el certificado de
registro.
Cuando el
bien inmaterial no se constituya directamente con la exteriorización de la
creación intelectual (sino que requiera el uso o el registro) puede hablarse
de supuesto de hecho constitutivo a tracto sucesivo (o si se prefiere, de
supuesto de hecho progresivo). No obstante, esta declaración no concierne a la
constitución del derecho sino a la integración del supuesto de hecho
constitutivo del bien, justamente porque este no viene dado directamente por
la realidad pre-jurídica, sino que resulta normativamente disciplinado en su
misma constitución.
Esta declaración no impide hacer valer la
inexistencia del bien o del derecho correspondiente y presupone un examen
limitado, pero es necesaria para que el bien exista y pueda ser objeto de un
derecho absoluto y de una tutela más intensa del mismo[1]; se relaciona, además, con aquella genérica
posibilidad de conocimiento que de ella misma se deriva, así como también
con la posibilidad genérica de utilización de la creación, una vez
transcurrido el término de su tutela (marcado a partir de su inscripción),
evitando así que la creación pueda ser sustraída del común patrimonio
técnico.
La
inscripción registral -además de completar el hecho constitutivo del bien
inmaterial- legitimará a aquel a quien haya sido concedida, para el ejercicio
del derecho, situándolo en una posición que se ha llamado “posesoria”[2] y beneficiándolo con la reversión del onus probandi
(que será
cargado a quien discuta la existencia de la creación intelectual o la
pertenencia del derecho o su caducidad).
El derecho
a la utilización exclusiva del bien inmaterial se atribuye originariamente ex lege: directamente al autor de la creación cuando ésta es reconocida como bien
inmaterial; o bien, al que ostente poder o el derecho[3] de completar el iter constitutivo del bien inmaterial. El hecho
constitutivo del bien se liga, así, a la paternidad de la creación y a la
titularidad del derecho absoluto de utilización por atribución legal.
El modo de
adquisición a título originario del derecho sobre el bien inmaterial responde
a la peculiar naturaleza del mismo y no parece que pueda asimilarse a los
modos tradicionales de adquisición, a título originario, de la propiedad de
las cosas materiales, no pudiendo asociarse a la ocupación, del mismo modo que
no podrá darse una usucapión del derecho de propiedad sobre un bien
inmaterial, pues aquella presupone una cosa preexistente in rerum natura;
mientras que la adquisición a título originario del derecho sobre un bien
inmaterial alude a la creación de una cosa que antes no existía.
En la tradición romana, por el contrario, la
hipótesis de un hoy llamado bien inmaterial se consideraba desde el punto de
vista de la accesión de la creación intelectual a la cosa, postura jurídica
que precisamente tiene como premisa la negación de la creación intelectual
como tal, de forma que se tomaba en consideración la materia o cosa, y no la
idea -inmaterial- volcada sobre ella.
La
diversidad de las diferentes creaciones intelectuales determina el diverso
contenido del derecho de utilización correspondiente y su diversa regulación
frente a los diferentes tipos de bienes inmateriales.
En el ámbito de los inventos -donde la creación
se individualiza en un hallazgo técnico que posee valor autónomo-, el
derecho de utilización concierne, substancialmente, al empleo del bien
inmaterial en una actividad con terceros[4]. La creación intelectual no puede, ciertamente,
proporcionar utilidad alguna sino a través de las cosas materiales o de las
energías en las que se exterioriza y por eso el derecho absoluto a su
utilización se resuelve en una exclusiva respecto a la exteriorización de la
creación intelectual en cosas (materiales) o energías, prescindiendo de la
pertenencia de dichas cosas o energías. Claro que la satisfacción de las
necesidades de consumo personal del sujeto, nunca el uso o empleo del bien
inmaterial en el ejercicio de una actividad, no conciernen al contenido del
derecho absoluto de utilización propio del campo de las patentes. El “uso
personal” constituye una limitación al derecho que asiste al titular de la
patente para perseguir las acciones que supongan una violación de la
patente, aunque ello importe actuar sobre cosas pertenecientes a terceros.
En
definitiva, la utilización reconocida con carácter exclusivo al titular del
bien inmaterial es la que tiene lugar en el desarrollo de una actividad frente
a terceros y este dato puede encontrar un paralelo general en el campo de la
regulación de la concurrencia (que se caracteriza como disciplina de una
actividad frente a terceros). Sin embargo, se rechaza el recurso al monopolio
para el encuadramiento de la protección jurídica de las innovaciones.
El interés
tutelado no es el que tiene por objeto el goce de las utilidades de la cosa
material (sobre la que la creación se exterioriza), sino el de la probabilidad
de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación
intelectual en una actividad con terceros, no la obtenible a través de un
género determinado de actividad (impidiendo a los demás el ejercicio de dicha
clase de actividad); por ello no constituye un monopolio[5]. La identificación del interés tutelado por el derecho absoluto de
utilización de los bienes inmateriales en la probabilidad de ganancia
obtenible con la utilización de la creación intelectual tutelada, explica por
qué a veces el derecho exclusivo de utilización puede ser sustituido por un
premio por parte del Estado (v.gr., en el derecho cubano, con los inventos)
Hay
creaciones intelectuales que, aún respondiendo a las características
necesarias para dar lugar a un bien inmaterial, no son reconocidas como bienes
inmateriales susceptibles de un derecho absoluto de utilización, dada la
consideración preferente de intereses que imponen una actual y genérica
posibilidad de utilización de las mismas. En el campo de los inventos se
necesita que la creación intelectual (aún siendo, típicamente considerada,
tutelable) no contraste en el caso concreto con el orden público y las buenas
costumbres para poder dar lugar a un bien inmaterial, que de otro modo
resultaría prohibido así como también la utilización de la creación.
En
realidad es preciso distinguir entre dos problemas:
 |
el de la licitud del bien
inmaterial y |
|
|
el de la licitud del
comercio de determinados productos en los que se exterioriza la creación
intelectual. |
Frente a
los inventos, en rigor, sólo cabe plantearse el segundo problema, pues el
invento, en tanto bien inmaterial, no puede, en si mismo, ser ilícito; sin
embargo, la ilicitud puede afectar el resultado que sirve para
individualizarlo, en cuyo caso éste deviene ilícito por la propia ilicitud del
resultado a cuya obtención se encamina.
Así
también, otros hechos pueden hacer lícita, por la prevalecencia de otras
exigencias, una utilización que, dentro de su tipo, sería ilícita. Ello puede
ser considerado una limitación al ejercicio del derecho absoluto de
utilización del titular: v.gr., la discusión crítica y de enseñanza; la
reproducción con miras a la información pública y la divulgación.
La
legitimidad que deriva del derecho absoluto de utilización concedido
regularmente implica la legitimidad de su explotación hasta el momento de su
extinción o de su caducidad.
PLa primera -extinción- opera
automáticamente por el transcurso del tiempo por el cual fue otorgado el
derecho (para el cual las legislaciones estipulan un plazo máximo que puede ir
desde los quince hasta los veinte años, contados a partir de la presentación
de la solicitud o de la inscripción por parte de la autoridad competente)[6], o por renuncia del titular.
PLa segunda -caducidad- se impone
al titular de la patente por:
 |
la
falta de pago de las tasas anuales de mantenimiento; |
|
que no
se alcanzarán a satisfacer los objetivos (referidos a la explotación) para
los cuales fue otorgada la licencia obligatoria sobre el bien inmaterial;
Lo que
es preciso no es una explotación aislada u ocasional, sino una
explotación industrialmente efectiva, en una medida que se traduzca en
una aportación para la industria (por lo que deben ser excluidas las
explotaciones meramente experimentales).
|
|
que
fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana o vegetal o
para evitar perjuicios al medio ambiente. |
Tanto en
uno como en otro caso -patente extinta o caduca- quedan a salvo los derechos
adquiridos durante la vigencia del derecho y los actos llevados a cabo en su
consecuencia, cuya licitud o ilicitud será juzgada de conformidad con la ley
que los regía. He aquí una diferencia con los supuestos de nulidad (no
obstante, su regulación promiscua por parte de numerosas legislaciones).
PEn las hipótesis de
nulidad, el
“titular” nunca ha sido titular de ningún derecho y los efectos que hayan
tenido lugar por la concesión de la patente son también nulos. Los supuestos
corresponden a:
|
|
la
falta de los requisitos -de fondo- legalmente
requeridos; esto es falta de:
 | novedad |
| mérito o altura inventiva |
| aplicación industrial |
|
|
|
la
irrelevancia del patentamiento cuando se refiera a un invento patentado
con anterioridad; |
Tanto la
nulidad como la caducidad de una patente deben poder ser revocables
judicialmente, aunque las legislaciones admitan su operabilidad de pleno
derecho, de acuerdo con lo comprometido en el Acta Final de la Ronda Uruguay
del GATT y el Acuerdo de Marrakesh (TRIPs) en el artículo 32[7].
PPor su parte, la
teoría del agotamiento del derecho absoluto surgió del desarrollo de la jurisprudencia
alemana a partir del razonamiento de Kölher sobre la “conexión de las formas
de explotación”[8] y de la teoría de la recompensa como fundamento del sistema de
patentes.
El
Reichsgericht (RG 26-03-1902) señaló que: “la eficacia de la patente
consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la
patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el
producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el
efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e
introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la
competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le
concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna
a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe
tener lugar el comercio con sus productos”[9]
El fallo reseñado contiene el núcleo de la
doctrina del agotamiento del derecho absoluto de utilización, según el cual,
una vez comercializado el producto protegido, sea por el propio titular o
por un tercero con su consentimiento, el titular ha materializado el
beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la
facultad de exclusión, por lo que no puede pretender un segundo beneficio a
partir de un mismo bien inmaterial. La razón de ser de la situación creada
con la concesión de la patente ha desaparecido respecto de un bien cuando de
él ya se ha extraído el beneficio derivado de la primera introducción en
comercio. De este modo, el titular de la patente sólo podrá impedir la
comercialización y utilización de aquellos bienes protegidos fabricados o
introducidos en comercio sin su consentimiento. El agotamiento se produce
ipso iure, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del
titular[10].
Para que la comercialización efectuada por un
tercero con consentimiento del titular pueda dar lugar al agotamiento del
derecho, es preciso que se verifique dentro de los límites consignados por
el titular en su autorización. La violación de una limitación territorial,
por ejemplo, puede constituir una infracción de la patente y la
comercialización habida sin respeto de estas condiciones no es presupuesto
suficiente para el agotamiento del derecho. Por el contrario, no se puede
decir lo mismo si la comercialización que excede los límites establecidos
por el titular no constituye una violación a los límites de la autorización
sobre el derecho, sino un incumplimiento de una obligación contractual. Por
supuesto queda al margen de una excepción aquella comercialización llevada a
cabo sin el consentimiento del titular, pero en virtud de un derecho de
utilización anterior, al que también se equipara el que deviene de una
licencia obligatoria.
La
construcción del principio de agotamiento, en algunas legislaciones, sólo
afecta al derecho de utilización en cuanto éste puede ser ejercido ante actos
relativos a bienes protegidos -fabricados y dados en comercio- en territorio
nacional: en consecuencia, el agotamiento del derecho sólo se verifica
respecto de productos comercializados en territorio nacional por el titular o
por terceros que cuentan con su autorización: “la
aplicación territorial de la ley sobre las patentes de invención tiene por
consecuencia que la introducción en comercio en un mercado extranjero por el
titular de una patente no afecta a sus derechos derivados de esta patente; de
lo que se desprende que no hay lícita introducción en comercio en los términos
de la ley sobre patentes de invención, sino cuando ésta tiene lugar en el
mercado holandés”. Esta posición funda la
negación de efectos extraterritoriales del agotamiento
en la vigencia del principio de territorialidad en el derecho de patentes.
Esta posición fue criticada respecto de las
importaciones paralelas de productos portadores de marcas y, después,
respecto de las importaciones de productos protegidos por patentes[11]. Se demostró la incongruencia de utilizar el
principio de territorialidad para negar efectos extraterritoriales al
agotamiento, y la necesidad de la utilización de un criterio basado en la
finalidad perseguida por el sistema de patentes[12], y su incompatibilidad con la construcción de los
sistemas político-económicos regionales (v.gr., Unión Europea, Mercosur).
La
doctrina del agotamiento comunitario residiría en el principio de libre
circulación de las mercancías en el interior de la región comunitaria, la
prohibición de una importación en razón de un derecho de patente conduciría a
admitir una medida de efecto equivalente contraria al artículo 30 del Tratado
de Luxemburgo (en el caso de la Unión Europea) o del artículo 1° del Tratado
de Asunción (en del Mercosur).
Bibliografía complementaria:
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NORMATIVA
JURISPRUDENCIA
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ENSAYOS Y
NOTAS DOCTRINARIAS
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Monografías e
Investigaciones
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APUNTES Y
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