Catálogo de la Colección "Derecho, Economía y Sociedad" Sitio Oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Regulación jurídica de las biotecnologías

Curso dictado por la Dra. Teodora Zamudio

Equipo de docencia e investigación UBA~Derecho

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Patentes de invención


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þPresupuestos & Condiciones de contorno

þHipótesis iniciales

1. Bases biológicas

2. Herramientas biotecnológicas

3. Biodiversidad

4. Ecología/Alimentación

5. Genoma Humano

Ud. está en esta Unidad pedagógica

6. Economía - IIa Parte

otras Clases de esta Unidad Propiedad de las innovaciones biotecnológicas
Patentes de invención
- 1. Requisitos de patentabilidad
- 2. Exclusiones a la patentabilidad
Patentes y materia viva
Reivindicaciones y Descripción suficiente
Cuestiones conexas
- 1. Patentes & Genes humanos.
- 2. Patentes & Salud pública.
- 3. Patentes & Investigación científica.
Secreto como tutela
Derechos sobre las Obtenciones Vegetales
- 1. Condiciones de fondo para la protección
- 2. Condiciones de forma para la protección
Disposición y acceso a los principios activos
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- 1. La legitimación en la disposición
- 2. Condiciones del contrato de acceso
- 3. Distribución equitativa de beneficios
Convenio sobre la Diversidad Biológica vs. T.R.I.P.'s
Conflictos entorno de los "nuevos" recursos
- 1. Apropiación inconsulta o no retribuida
- 2. Desacralización de símbolos religiosos.
- 3. Desplazamiento de costumbres y biodiversidad
- 4. Omisión de derechos preexistentes
 

7. Análisis ético y bio-ético

þ Bibliografía general

Índice de esta clase:

- Hecho constitutivo del bien inmaterial tutelable.

- Titularidad y elementos distintivos del derecho.

- Hechos impeditivos de la constitución del bien inmaterial o del ejercicio del derecho.

- Extinción, caducidad, nulidad y agotamiento del derecho

 

Hecho constitutivo del bien inmaterial tutelable.

El ámbito en el que se reconoce un derecho absoluto de utilización de las creaciones intelectuales es muy distinto de aquél en que se tutela la paternidad del creador;

Îel primero sólo se reconoce para determinados tipos de creaciones mientras que

Îla segunda puede ser invocada frente a cualquier creación intelectual;

Îel primero concierne a la creación intelectual objetivamente considerada;

Îla segunda, más precisamente, al acto de creación.

ÎEl primero se integra como consecuencia de un supuesto constitutivo que se relaciona con el de la naturaleza en bien material de la creación intelectual correspondiente al tipo legalmente considerado, constitución de un bien inmaterial normativamente disciplinado.

El presupuesto de la tutela es, en todo caso, la existencia de una creación intelectual. La creación intelectual debe ser exteriorizada para poder constituir un bien inmaterial, pero no es suficiente la mera exteriorización para ostentar un derecho absoluto de utilización. Es necesario poner en práctica la creación: su uso -genéricamente hablando- objetiva plenamente la creación, en algunos casos; en otros, una declaración constitutiva de la autoridad competente: el certificado de registro.

Cuando el bien inmaterial no se constituya directamente con la exteriorización de la creación intelectual (sino que requiera el uso o el registro) puede hablarse de supuesto de hecho constitutivo a tracto sucesivo (o si se prefiere, de supuesto de hecho progresivo). No obstante, esta declaración no concierne a la constitución del derecho sino a la integración del supuesto de hecho constitutivo del bien, justamente porque este no viene dado directamente por la realidad pre-jurídica, sino que resulta normativamente disciplinado en su misma constitución.

Esta declaración no impide hacer valer la inexistencia del bien o del derecho correspondiente y presupone un examen limitado, pero es necesaria para que el bien exista y pueda ser objeto de un derecho absoluto y de una tutela más intensa del mismo[1]; se relaciona, además, con aquella genérica posibilidad de conocimiento que de ella misma se deriva, así como también con la posibilidad genérica de utilización de la creación, una vez transcurrido el término de su tutela (marcado a partir de su inscripción), evitando así que la creación pueda ser sustraída del común patrimonio técnico.

La inscripción registral -además de completar el hecho constitutivo del bien inmaterial- legitimará a aquel a quien haya sido concedida, para el ejercicio del derecho, situándolo en una posición que se ha llamado “posesoria”[2] y  beneficiándolo con la reversión del onus probandi (que será cargado a quien discuta la existencia de la creación intelectual o la pertenencia del derecho o su caducidad).

Titularidad y elementos distintivos del derecho.

El derecho a la utilización exclusiva del bien inmaterial se atribuye originariamente ex lege: directamente al autor de la creación cuando ésta es reconocida como bien inmaterial; o bien, al que ostente poder o el derecho[3] de completar el iter constitutivo del bien inmaterial. El hecho constitutivo del bien se liga, así, a la paternidad de la creación y a la titularidad del derecho absoluto de utilización por atribución legal.

El modo de adquisición a título originario del derecho sobre el bien inmaterial responde a la peculiar naturaleza del mismo y no parece que pueda asimilarse a los  modos tradicionales de adquisición, a título originario, de la propiedad de las cosas materiales, no pudiendo asociarse a la ocupación, del mismo modo que no podrá darse una usucapión del derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, pues aquella presupone una cosa preexistente in rerum natura; mientras que la adquisición a título originario del derecho sobre un bien inmaterial alude a la creación de una cosa que antes no existía.

En la tradición romana, por el contrario, la hipótesis de un hoy llamado bien inmaterial se consideraba desde el punto de vista de la accesión de la creación intelectual a la cosa, postura jurídica que precisamente tiene como premisa la negación de la creación intelectual como tal, de forma que se tomaba en consideración la materia o cosa, y no la idea -inmaterial- volcada sobre ella.

La diversidad de las diferentes creaciones intelectuales determina el diverso contenido del derecho de utilización correspondiente y su diversa regulación frente a los diferentes tipos de bienes inmateriales.

En el ámbito de los inventos -donde la creación se individualiza en un hallazgo técnico que posee valor autónomo-, el derecho de utilización concierne, substancialmente, al empleo del bien inmaterial en una actividad con terceros[4]. La creación intelectual no puede, ciertamente, proporcionar utilidad alguna sino a través de las cosas materiales o de las energías en las que se exterioriza y por eso el derecho absoluto a su utilización se resuelve en una exclusiva respecto a la exteriorización de la creación intelectual en cosas (materiales) o energías, prescindiendo de la pertenencia de dichas cosas o energías. Claro que la satisfacción de las necesidades de consumo personal del sujeto, nunca el uso o empleo del bien inmaterial en el ejercicio de una actividad, no conciernen al contenido del derecho absoluto de utilización propio del campo de las patentes. El “uso personal” constituye una limitación al derecho que asiste al titular de la patente para perseguir las acciones que supongan una violación de la patente, aunque ello importe actuar sobre cosas pertenecientes a terceros.

En definitiva, la utilización reconocida con carácter exclusivo al titular del bien inmaterial es la que tiene lugar en el desarrollo de una actividad frente a terceros y este dato puede encontrar un paralelo general en el campo de la regulación de la concurrencia (que se caracteriza como disciplina de una actividad frente a terceros). Sin embargo, se rechaza el recurso al monopolio para el encuadramiento de la protección jurídica de las innovaciones.

El interés tutelado no es el que tiene por objeto el goce de las utilidades de la cosa material (sobre la que la creación se exterioriza), sino el de la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación intelectual en una actividad con terceros, no la obtenible a través de un género determinado de actividad (impidiendo a los demás el ejercicio de dicha clase de actividad); por ello no constituye un monopolio[5]. La identificación del interés tutelado por el derecho absoluto de utilización de los bienes inmateriales en la probabilidad de ganancia obtenible con la utilización de la creación intelectual tutelada, explica por qué a veces el derecho exclusivo de utilización puede ser sustituido por un premio por parte del Estado (v.gr., en el derecho cubano, con los inventos)

Hechos impeditivos de la constitución del bien inmaterial o del ejercicio del derecho.

Hay creaciones intelectuales que, aún respondiendo a las características necesarias para dar lugar a un bien inmaterial, no son reconocidas como bienes inmateriales susceptibles de un derecho absoluto de utilización, dada la consideración preferente de intereses que imponen una actual y genérica posibilidad de utilización de las mismas. En el campo de los inventos se necesita que la creación intelectual (aún siendo, típicamente considerada, tutelable) no contraste en el caso concreto con el orden público y las buenas costumbres para poder dar lugar a un bien inmaterial, que de otro modo resultaría prohibido así como también la utilización de la creación.

En realidad es preciso distinguir entre dos problemas:

el de la licitud del bien inmaterial y
el de la licitud del comercio de determinados productos en los que se exterioriza la creación intelectual.

Frente a los inventos, en rigor, sólo cabe plantearse el segundo problema, pues el invento, en tanto bien inmaterial, no puede, en si mismo, ser ilícito; sin embargo, la ilicitud puede afectar el resultado que sirve para individualizarlo, en cuyo caso éste deviene ilícito por la propia ilicitud del resultado a cuya obtención  se encamina.

Así también, otros hechos pueden hacer lícita, por la prevalecencia de otras exigencias, una utilización que, dentro de su tipo, sería ilícita. Ello puede ser considerado una limitación al ejercicio del derecho absoluto de utilización del titular: v.gr., la discusión crítica y de enseñanza; la reproducción con miras a la información pública y la divulgación.

Extinción, caducidad, nulidad y agotamiento del derecho

La legitimidad que deriva del derecho absoluto de utilización concedido regularmente implica la legitimidad de su explotación hasta el momento de su extinción o de su caducidad.

PLa primera -extinción- opera automáticamente por el transcurso del tiempo por el cual fue otorgado el derecho (para el cual las legislaciones estipulan un plazo máximo que puede ir desde los quince hasta los veinte años, contados a partir de la presentación de la solicitud o de la inscripción por parte de la autoridad competente)[6], o por renuncia del titular.

PLa segunda -caducidad- se impone al titular de la patente por:

la falta de pago de las tasas anuales de mantenimiento;

que no se alcanzarán a satisfacer los objetivos (referidos a la explotación) para los cuales fue otorgada la licencia obligatoria sobre el bien inmaterial;

Lo que es preciso no es una explotación aislada u ocasional, sino una explotación industrialmente efectiva, en una medida que se traduzca en una aportación para la industria (por lo que deben ser excluidas las explotaciones meramente experimentales).

que fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana o vegetal o para evitar perjuicios al medio ambiente.

Tanto en uno como en otro caso -patente extinta o caduca- quedan a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del derecho y los actos llevados a cabo en su consecuencia, cuya licitud o ilicitud será juzgada de conformidad con la ley que los regía. He aquí una diferencia con los supuestos de nulidad (no obstante, su regulación promiscua por parte de numerosas legislaciones).

PEn las hipótesis de nulidad, el “titular” nunca ha sido titular de ningún derecho y los efectos que hayan tenido lugar por la concesión de la patente son también nulos. Los supuestos corresponden a:

bullet 

la falta de los requisitos -de fondo- legalmente requeridos; esto es falta de:

bulletnovedad
bulletmérito o altura inventiva
bulletaplicación industrial
bullet 

la irrelevancia del patentamiento cuando se refiera a un invento patentado con anterioridad;

Tanto la nulidad como la caducidad de una patente deben poder ser revocables judicialmente, aunque las legislaciones admitan su operabilidad de pleno derecho, de acuerdo con lo comprometido en el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT y el Acuerdo de Marrakesh (TRIPs) en el artículo 32[7].

PPor su parte, la teoría del agotamiento del derecho absoluto surgió del desarrollo de la jurisprudencia alemana a partir del razonamiento de Kölher sobre la “conexión de las formas de explotación”[8] y de la teoría de la recompensa como fundamento del sistema de patentes.

El Reichsgericht (RG 26-03-1902) señaló que: “la eficacia de la patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos”[9]

El fallo reseñado contiene el núcleo de la doctrina del agotamiento del derecho absoluto de utilización, según el cual, una vez comercializado el producto protegido, sea por el propio titular o por un tercero con su consentimiento, el titular ha materializado el beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la facultad de exclusión, por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo bien inmaterial. La razón de ser de la situación creada con la concesión de la patente ha desaparecido respecto de un bien cuando de él ya se ha extraído el beneficio derivado de la primera introducción en comercio. De este modo, el titular de la patente sólo podrá impedir la comercialización y utilización de aquellos bienes protegidos fabricados o introducidos en comercio sin su consentimiento. El agotamiento se produce ipso iure, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del titular[10].

Para que la comercialización efectuada por un tercero con consentimiento del titular pueda dar lugar al agotamiento del derecho, es preciso que se verifique dentro de los límites consignados por el titular en su autorización. La violación de una limitación territorial, por ejemplo, puede constituir una infracción de la patente y la comercialización habida sin respeto de estas condiciones no es presupuesto suficiente para el agotamiento del derecho. Por el contrario, no se puede decir lo mismo si la comercialización que excede los límites establecidos por el titular no constituye una violación a los límites de la autorización sobre el derecho, sino un incumplimiento de una obligación contractual. Por supuesto queda al margen de una excepción aquella comercialización llevada a cabo sin el consentimiento del titular, pero en virtud de un derecho de utilización anterior, al que también se equipara el que deviene de una licencia obligatoria.

La construcción del principio de agotamiento, en algunas legislaciones, sólo afecta al derecho de utilización en cuanto éste puede ser ejercido ante actos relativos a bienes protegidos -fabricados y dados en comercio- en territorio nacional: en consecuencia, el agotamiento del derecho sólo se verifica respecto de productos comercializados en territorio nacional por el titular o por terceros que cuentan con su autorización:  “la aplicación territorial de la ley sobre las patentes de invención tiene por consecuencia que la introducción en comercio en un mercado extranjero por el titular de una patente no afecta a sus derechos derivados de esta patente; de lo que se desprende que no hay lícita introducción en comercio en los términos de la ley sobre patentes de invención, sino cuando ésta tiene lugar en el mercado holandés”. Esta posición  funda la negación de efectos extraterritoriales del agotamiento en la vigencia del principio de territorialidad en el derecho de patentes.

Esta posición fue criticada respecto de las importaciones paralelas de productos portadores de marcas y, después, respecto de las importaciones de productos protegidos por patentes[11]. Se demostró la incongruencia de utilizar el principio de territorialidad para negar efectos extraterritoriales al agotamiento, y la necesidad de la utilización de un criterio basado en la finalidad perseguida por el sistema de patentes[12], y su incompatibilidad con la construcción de los sistemas político-económicos regionales (v.gr., Unión Europea, Mercosur).

La doctrina del agotamiento comunitario residiría en el principio de libre circulación de las mercancías en el interior de la región comunitaria, la prohibición de una importación en razón de un derecho de patente conduciría a admitir una medida de efecto equivalente contraria al artículo 30 del Tratado de Luxemburgo (en el caso de la Unión Europea) o del artículo 1° del Tratado de Asunción (en del Mercosur).

 

Bibliografía complementaria:

NORMATIVA

OMC

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIP’s) Marrakesh, 15 de abril de 1994

OMPI~UPOV

OMPI- Miembros y Partes en las Asambleas de los Convenios administrados

Unión de Paris: Convenio para la protección de la propiedad industrial- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Ginebra 1996

Tratado sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes Establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980

PNUMA~CBD

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro 5 de Junio de 1992.

UNESCO

Declaración del Comité Ético de la Organización del Genoma Humano sobre el patentamiento de secuencias de ADN. Vancouver, 9 de abril de 2000

Declaración del Comité Ético de la Organización del Genoma Humano sobre la distribución de beneficios. Vancouver, 9 de abril de 2000

Declaración universal sobre la diversidad cultural Paris, 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001

COMUNIDAD ANDINA

Decisión 456. Régimen común sobre la propiedad industrial Lima, Perú, 14 de septiembre de 2000

UNIÓN EUROPEA

Convenio sobre concesión de patentes europeas. Estraburgo, 5 de octubre de 1973

 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 

ARGENTINA

24.481 Patentes de invención y Modelos de utilidad.  Sancionada 20 marzo 1996

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Resoluciones 243/2003 y 263/2003 Directrices de Examen en la Administración Nacional de Patentes Bs. As., 10/12/2003

JURISPRUDENCIA

Wellcome Foundation Limited v. Genentech Inc.  patente el nº 2.119.804. (descripción del caso y sus considerandos judiciales). Patentes: Mérito inventivo

Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents) 5 de Diciembre de 2002.  Patentes: Materia patentable

Diamond, Comisionado de Patentes y Marcas v. Chakrabarty, 447 U.S.C. 303; 100 S. Ct. 2204; 16 de junio de 1980 (selección de pasajes de piezas procesales)16 de junio de 1980. Patentes: Materia patentable

ENSAYOS Y NOTAS DOCTRINARIAS

Monografías e Investigaciones

APUNTES Y ACTUALIDAD
UNIDADES/CLASES REFERENTES O DE TEMAS ASOCIADOS
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NOTAS:

[1] Frente a la posibilidad de que exista independientemente del registro, éste -que actúa como supuesto constitutivo de hecho- brinda a la tutela un ámbito mayor.. La justificación de la inscripción y su eficacia se relaciona con la gravedad que presenta el derecho de  utilización cuando la creación intelectual tutelada se determina con arreglo al resultado, de modo que la tutela posee el alcance de una “reserva de uso”.

[2] De acuerdo a la referencia a la sentencia recaída in re Fragali, Com. Rec., 18 de enero de 1955 (inédita) comentada por Ascarelli, T., ob cit, nota 6, pág. 330.

[3] La consecución de una patente por parte de quien no es el creador del invento o un causahabiente suyo, puede dar lugar, en las legislaciones de cuño continental, a la reivindicación de la patente en favor del creador o su causahabiente (en realidad, se trata de una declaración de la titularidad del derecho y del consiguiente derecho). En el derecho anglosajón, el sistema es diferente: la calificación de inventor debe es aseverada por el peticionante bajo juramento, cuya falsedad sería considerada causa de las sanciones correspondientes.

[4] No involucra a su utilización para consumo personal, he aquí otra contraposición con la disciplina de los derechos sobre las cosas -materiales- y energías, que precisamente tiene como punto de partida el goce -de las utilidades- del bien en el uso personal (acerca de la consideración de este tema se volverá inmediatamente en el texto).

[5] En sentido económico (es decir, teniendo en cuenta su influencia en la formación de los precios), el efecto que como prohibición que se deriva de la exclusiva sobre las creaciones intelectuales introduce siempre un elemento monopolístico, si bien  -en el campo de los inventos- toda nueva creación constituye un factor de superación de los monopolios económicos preexistentes.

[6] Así, la limitación temporal del derecho no constituye, por eso, un límite que venga a contraponerse a esa falta de limitación temporal que se derivaría  de la aplicación del concepto de “propiedad” ; reconocimiento del derecho absoluto y su limitación temporal se condicionan recíprocamente, porque la finalidad perseguida -de estímulo de los inventos, pero para su general utilización- no sería alcanzada sino, precisamente, reconociendo un derecho absoluto; pero un derecho absoluto, limitado en el tiempo; véase, Ascarelli, T. ob cit., pág. 561. Esta limitación temporal permite conciliar los objetivos del instituto y el costo social que su consecución provoca.

[7] Artículo 32 del Acuerdo de Marrakesh: “Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente” (es derecho positivo argentino por ley 24.425)

[8] Construcción que vino a subsanar los defectos de la teoría de la licencia tácita (al poner en comercio el titular el producto fabricado de acuerdo al derecho absoluto de utilización). Según la posición expuesta por Kölher la patente confiere un conjunto único e inseparable de derechos de explotación, entre cuyos actos existe una continuidad de modo tal que la comercialización del producto protegido está siempre en conexión con su fabricación y, si esta es lícita, su circulación es libre.

[9] Traducción tomada de Masacre Fuentes, José. Los efectos de la patente en el comercio internacional. Librería Bosch. Barcelona. 1989; pág. 199.

[10] Cfr. Sena, G. I diritti sule invenzioni I sui modelli industrialli (en Cicu, A. y Messineo, F. Tratatto de Diritto Civile e Commerciale. Ed. Giuffre. Milano. 1984. T° IX), para quien existe una manifestación de voluntad necesariamente ligada al acto negocial de poner en comercio, lo cual se entiende podría poner límites contractuales a la ulterior circulación o uso del bien.

[11] Las así llamadas importaciones paralelas tienen lugar cuando se introduce en un país un producto con marca registrada o patente otorgada en él, proveniente de otro país donde ha sido puesto en el comercio con la autorización del titular del registro. El requisito de explotación en el país no impide que el mismo titular o un tercero importe el producto protegido por la patente (o marca, o modelo industrial) desde un país en el que tal producto fue legítimamente puesto en el comercio. Según consta en el AIPPI Annuaire 1990/V, tanto el Grupo argentino como el Grupo brasileño se expidieron en el sentido de no considerar infracción a los derechos de la propiedad industrial, las importaciones paralelas, y en el caso argentino esta postura se plasmó en el artículo 36, inciso c) de la ley 24.481; pero en Brasil el artículo 43, inciso IV del nuevo Código da Propiedade Industrial se enroló en la posición del agotamiento nacional: “O disposto no artigo anterior não se aplica: … IV: a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patene ou com seu consentimento; …”.

[12] Por otra parte, no se debe perder de vista que el sistema de patentes entraña una limitación a la libertad de competencia, cuya intensidad refleja el equilibrio que, del modo más conveniente para el interés público en el progreso tecnológico y en la evolución de la economía, establece el legislador nacional entre el interés general al libre desarrollo de la actividad industrial y el interés de la  particular a la protección de la invención. Una vez más el legislador pondera el grado de restricción de la competencia en el mercado nacional que es necesario para maximizar los intereses de la economía nacional.

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Colección: Derecho, Economía y Sociedad

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Última modificación: 09 de Julio de 2005

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